判例辨析 | 商标确权案件中在先著作权人或利害关系人的认定
2021年12月07日来源：《中华商标》杂志
商标确权案件中在先著作权人或利害关系人的认定
——评第14266011号图形商标权无效宣告请求案
要旨：本案的无效请求人提交的产品包装外观设计图案、委托设计合同、发送设计稿的电子邮件、著作权登记证书等证据虽然从形式上完成初步举证义务，但是诉争商标注册人提交了更早的境外版权登记、版权在先创作证明、使用授权以及案外人网站的转载等证据，尤其案外人网站至本案二审仍能登录并显示涉案作品上传时间早于请求人所有举证证据的形成时间，足以推翻无效请求人对涉案作品的权属证明。
当事人：
上诉人（原审原告）：谢军芬
被上诉人（原审被告）：国家知识产权局
原审第三人：上海珍露实业发展有限公司（下称珍露公司）
案由：商标权无效宣告请求行政纠纷
2014年3月28日，谢军芬申请注册第14266011号图形商标（简称诉争商标），2015年5月6日获准注册，核定使用在第32类的啤酒、植物饮料、无酒精果汁饮料等商品上。
珍露公司针对诉争商标提起无效宣告请求，并提交以下主要证据：1.珍露公司与上海意格广告有限公司签订的委托设计合同；2.设计稿邮件公证书；3.版权作品登记证书；4.外观设计专利证书；5.推广照片、产品照片、销售合同、发票。其中版权作品登记证书显示：涉案作品名称为“泰式鲜榨椰汁”，作品类型为美术，著作权人为珍露公司，登记日期为2014年5月30日，首次发表时间为2012年5月28日。ZL201330174579.X号《外观设计专利证书》显示：2013年5月13日，珍露公司将载有美术作品“泰式鲜榨椰汁”的产品包装盒提出外观设计专利申请，授权公告日为2013年9月4日。
谢军芬进行了答辩，提交了以下主要证据：
1.创作者将涉案作品转让给Shutterstock公司的证明材料；2.美国版权局相应版权登记文件，登记时间为2017年5月1日，出版时间为2009年9月1日；3.版权在先创作证明；4.Shutterstock公司授权谢军芬使用涉案作品的相关证明材料；5.Shutterstock公司对相应版权的权属证明材料；6.谢军芬名下公司在国家企业信用信息截图；7.诉争商标宣传使用证据；8.珍露公司有关涉案作品实际使用及其名下商标情况等。
2020年6月9日，国家知识产权局作出商评字[2020]第156560号《关于第14266011号图形商标无效宣告请求裁定书》（简称被诉裁定），认定：诉争商标的注册损害了珍露公司的在先著作权，未损害珍露公司的在先外观设计专利权，并对珍露公司的其他主张不予支持。国家知识产权局裁定：诉争商标予以无效宣告。
审判
谢军芬不服被诉裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求撤销被诉裁定，判令国家知识产权局重新作出裁定。在一审诉讼阶段，谢军芬提交了（2020）浙余证民字第1142号公证书、动物装饰画图片大象图案、地域风情黑象矢量图纹、绚丽大象的驯象师矢量图。
一审法院认为，《作品登记证书》证明涉案作品的著作权人为珍露公司。虽然该证书的登记时间晚于诉争商标的申请日，但珍露公司在2013年5月13日已将载有涉案作品“泰式鲜榨椰汁”的产品包装盒申请了外观专利，并于2013年9月4日授权公告，结合其提交的委托设计合同、发送设计稿的电子邮件、著作权登记证书，可以形成完整的证据链证明珍露公司有权主张涉案美术作品的著作权。诉争商标标志与涉案图形构成实质性相似，谢军芬具备接触涉案作品的可能性，谢军芬虽主张其获得授权的作品完成时间为2009年，但并未提交充分的客观证据予以证明。诉争商标的注册损害了珍露公司享有的在先著作权，违反2014年《商标法》第三十二条的规定。一审法院判决：驳回谢军芬的诉讼请求［1］。
谢军芬不服一审判决并提起上诉，提交了Shutterstock公司网站截图、公证的网站截图、设计图等证据，用以证明涉案作品的图形无论在境外还是在境内均早于珍露公司主张的权利产生时间。经核实公证的网站，至二审终结仍能正常登录，内容有：1.在网址为“www.nicepsd.com”网站的海报页“精美的民族风情装饰画”页照片显示有涉案图形，时间为“2010-09-03”；“红动中国”页照片亦显示有涉案图形，并附有照片的详细信息，上传时间为:“2012-07-19 10:57”；2.“www.5tu.cn”（百图汇）网站的“泰国传统图案”下显示有涉案图形，并附有详细的图片信息，上传分享时间为“2010-10-14 11:42”。上述证据经过交换后，国家知识产权局、珍露公司均未提交反驳意见。
二审法院认为：珍露公司主张权利的涉案作品首次发表时间为2012年5月28日，根据在该作品首次发表之前，涉案图形作为图片素材已被多个案外人网站上传、供人下载使用，珍露公司提交的委托设计合同亦晚于上述网站的上传时间，而且谢军芬亦在商标评审阶段提交了创作者将作品转让给Shutterstock公司的证明材料、美国版权局相应版权登记文件、版权在先创作证明、Shutterstock公司授权谢军芬使用第36272173号图片的相关证明材料等证据，结合其二审中提交了的多份公证证据，至少可以证明在2010年9月3日前后即在案外人的网站出现了与珍露公司主张权利的涉案作品基本相同的涉案图形。国家知识产权局、珍露公司均未提交反驳意见，基于上述证据经过公证，且为案外人网站，目前仍可登录访问核对，根据优势证据规则，原审法院及被诉裁定认定珍露公司为涉案图形的在先著作权人缺乏事实和法律依据。在案证据可以推翻珍露公司对涉案图形的权属证明，该公司据此主张诉争商标的注册损害其在先著作权亦缺乏依据。据此，二审法院判决：一、撤销一审判决；二、撤销被诉裁定；三、国家知识产权局重新作出裁定。[2]
重点评析
判断诉争商标的申请注册是否损害当事人在先著作权时，必须以当事人为涉案作品的著作权人或者利害关系人为前提。因为著作权从作品创作完成之日起即产生，受到保护，而权利的产生无须授予或公示，该权利天然缺乏社会确认和调整规制过程，若不对其权属进行审查和确认，直接对其权利进行实然性保护，无法反映作品的独立创作事实。可见，证明作品权属的过程，即是证明该作品是由作者独立构思、创作并产生，并非是模仿、抄袭他人作品。若不能证明其权属，明确归属，即无法认定作品本身权利的合法性，不应得到法律的模糊保护。因此，存在足以推翻或质疑作品权属问题的优势证据时，在先著作权即难以得以保护，该事实的证明标准须严格高度盖然。虽然《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（下称商标授权确权若干规定）第十九条规定了损害在先著作权案件的适用要件以及作品归属、利害关系的初步举证义务，但仍然不能涵盖司法实务中的一些争议，商标授权确权若干规定第十九条规定了著作权归属的初步证据内容及利害关系人的初步证据要求，实际上进行了举证责任的分配。既然是初步证据，就应该给予诉争商标申请注册人推翻该证据或提交相反证据的相应程序，进而规定举证不能的不利后果。商标授权确权若干规定第十九条规定了当事人提供的涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书等确认涉案作品权利人，或者通过商标公告、商标注册证等确认涉案作品利害关系人。本文认为主张在先著作权的请求人提交初步证据至少应完成以下证明内容：该权利作品的最终形态、创作完成时间、完成主体以及权利变化过程，以便诉争商标申请注册人有针对性地进一步提交反驳或抗辩的证据。而且，著作权法允许不同作者就同一主题各自独立进行相似的创作，所以如果不给诉争商标申请注册人抗辩机会，初步证据的后期举证分配将未完成，导致作品归属的认定成为“单方事实”。
一般而言，一方当事人对于仅涉及自身利益的于己不利的事实明确表示承认的，另一方当事人无需就该事实再行提供证据。但涉及知识产权权利归属系对自己有利的事实，对方当事人的承认也不能免除原告的举证责任。基于此，作品权属问题的确认经常先是初步举证义务的完成，进而是初步举证后的他人抗辩，在此过程中才能认定涉案作品的著作权人或利害关系人。在知识产权审判实务中，经常遇到的情形有：
一、著作权登记证、商标注册证或商标公告可以作为著作权人或利害关系人的形式证明，但在单独证明著作权归属上仍为孤证，一般需要进一步补充创作过程的事实证据，尤其是形成于诉争商标申请日后的上述证明，更为需要。
由于我国采用作品自愿登记制度，在诉争商标申请日后形成的著作权登记证书往往不具有单独证明著作权归属的效力。但对于在诉争商标申请日前即在境外形成或首次发表的作品，也可结合其在诉争商标申请日前的国内商标申请注册或公开发表或使用的证据印证，认定作品的权属。商标注册证、商标公告等商标申请注册过程中形成的证据，在证明相关作品的完成、发表时间等方面具有一定意义，不应当将此类证据完全排除在著作权权属证明过程之外。此类证据可以与其他证据一起形成证明在先著作权存在的证据链条，从而对查明事实起到积极作用。
二、在著作权登记证、商标注册证或商标公告的基础上，当事人补充提交了创作过程或权利获得的证据，亦不能排除被对方当事人提供相反证据予以推翻。
判断作品权属时，当事人提供的涉及著作权的底稿、原件、合法出版物、著作权登记证书、认证机构出具的证明、取得权利的合同等可以作为判断权属的初步证据，但是诉争商标申请人提供相反证据的除外。实务中主要表现形式为，在后的版权登记证结合在先的商标注册证或者在先发表使用证据，用来作为在先著作权的初步证据。但之所以规定为初步证据，而不是最终证据，是因为上述证据的组合尚不足以规制模仿或抄袭他人作品的行为，作品的归属尚处于法律事实的推定层面，无法保证再次被他人“新发现”的事实推翻。因此，一旦商标注册人存在足以推翻或质疑作品权属问题的证据时，主张在先著作权的请求人的事实依据可能受到翻转，进而对其主张不予支持。
三、若无相反证据足以推翻在案事实的情况下，已经生效的裁判文书所认定事实可以作为在先著作权的判定依据。
根据最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》第七十条的规定，一般情况下，生效的人民法院裁判文书确认的事实，可以作为定案依据。但是，每个案件的证据链形成过程均有差异，如果生效裁判文书所认定事实得以支持的证据被推翻或者存在明显的错误，当事人可以通过其他程序纠正该文书的错误认定。如果无法纠正，也可以径行综合本案新的证据内容，重新印证并形成有效证据链，对作品的权属或创作过程进行重新认定。
四、双方当事人就引证商标和诉争商标所涉作品均提供了著作权登记证书，且两证书所载明的著作权人不同的情况下，不能仅据登记证书载明的创作时间即得出其中的一方当事人享有著作权而另一方不享有著作权的结论。
如果一方当事人提交了著作权登记证书，用以证明其享有涉案作品的著作权，但该证书的发证日期晚于诉争商标的申请日期，而另一方当事人同样也提交了享有涉案作品著作权的著作权登记证书，该证书的发证日期早于前者著作权登记证书的形成时间。在此情况下，一方当事人如欲证明其享有相应的著作权，还应提交其他的著作权权属证据，如创作过程中的相应证据、作品公开发表的证据、转让合同等等。
除上述四种情形以外，在对在先作品的权属不能确认的情况下，根据个案需要，已有证据足以证明涉案作品一直由其唯一使用或已申请注册为商标的情况下，可以通过证明其为在先作品的利害关系人，进而主张权利。当然，该情形一般适用于对方当事人对涉案作品无法提交反驳证据或认可前述利害关系，而在案证据已形成真正作品权利人对该使用或申请注册行为已予默认许可。
本案的无效请求人提交的产品包装外观设计图案、委托设计合同、发送设计稿的电子邮件、著作权登记证书等证据虽然从形式上完成初步举证义务，但是诉争商标注册人提交了更早的境外版权登记、版权在先创作证明、使用授权以及案外人网站的转载等证据，尤其案外人网站至本案二审仍能登录并显示涉案作品上传时间早于请求人所有举证证据的形成时间，足以推翻无效请求人对涉案图形的权属证明。本案属于上述四种情形的第二种情形。
《商标法》第三十二条在先著作权的认定，司法实务中争议较多的即为涉案作品的著作权人及利害关系人如何判断问题，即作品归属问题，该问题是合法主张权利的前提，无法规避。对该问题的审查，最高法院虽然出台了司法解释，给出指引，但在个案中仍具有很多不确定性判断因素，主要是作品归属的客观事实难以还原，由于能够申请注册为商标的作品多数独创性不高，且有些作品系专门为商业使用或商标申请设计的，证据留存不足。所以，多数案例的在先权利人都无法提交“商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书”等证据，法院主要是运用优势证据规则，在“诉争商标申请注册人没有提交相反证据的情况下”，仅从法律事实层面对作品的归属作出认定或推定。因此，建议从法律或司法解释层面规定证明著作权归属的初步证据后的举证转移以及相应的法律后果承担。
注释
[1]参见北京知识产权法院（2020）京73行初11007号行政判决书。
[2]参见北京市高级人民法院（2021）京行终2138号行政判决书。
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