中山市可邦涂料有限公司与立邦涂料(中国)有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷一案

上诉人（原审被告）中山市可邦涂料有限公司，住所地广东省中山市东凤镇小沥工业区新富路。
法定代表人吴克奉。
委托代理人林顺豹，男，1965年8月11日出生，汉族，住福建省仙游县郊尾镇后溪村后溪198号。
被上诉人（原审原告）立邦涂料(中国)有限公司，住所地上海市浦东新区金桥出口加工区创业路287号。
法定代表人杨逸坤，董事长。
委托代理人钱钧，上海中成永华律师事务所律师。
原审被告上海鼎富涂料有限公司，住所地上海市南蕴藻路20号。
法定代表人杨小水。
上诉人中山市可邦涂料有限公司因商标侵权及不正当竞争纠纷一案，不服上海市第二中级人民法院(2005)沪二中民五(知)初字第196号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，对本案进行了审理。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：立邦涂料(中国)有限公司成立于1992年，经营范围包括生产、销售高质量的建筑涂料、工业涂料、防腐蚀涂料等，在企业名称中使用“立邦”字号。 文字及图形商标(注册号为1044047)、“立邦”文字商标(注册号为1692156)分别注册于1997年1月、2002年1月，核定使用商品均为第2类中的油漆等商品。经国家商标局核准，立邦涂料（中国）有限公司于2003年8月受让取得上述两注册商标。2003年1月13日湖北省高级人民法院对立时集团国际有限公司诉武汉立邦涂料有限公司商标侵权纠纷上诉一案，作出(2002)鄂民三终字第18号终审民事判决，认定“立邦”文字商标为驰名商标。
中山市可邦涂料有限公司(以下简称可邦公司)成立于2000年9月，经营范围为生产、销售聚酯漆、水性乳胶漆。2004年4月15日，日本立邦漆国际集团（香港）有限公司（以下简称香港立邦公司）(注册编号：895320)在香港特别行政区注册设立，张玉兰、张锐为该公司股东。2004年5月,可邦公司注册了“来士威KEBAN”商标，注册号为3309078，核定在油漆等的第2类商品上使用。2004年5月17日，可邦公司与香港立邦公司签订一份合作协议，主要内容为：可邦公司许可香港立邦公司使用“来士威KEBAN”注册商标，自2004年7月20日起为期30年；香港立邦公司委托可邦公司为其指定生产制造商，可邦公司对“来士威”系列商品进行“贴牌”生产、销售，对“贴牌”生产、销售的产品，在产品包装(内外)、广告宣传印刷品、视听资料等相关媒体上均得以冠名“日本立邦漆国际集团(香港)有限公司”字样及地址、电话。同时可邦公司原有的大陆客户和经销商均可销售“来士威”系列产品并在销售促销活动中冠以“日本立邦漆国际集团(香港)有限公司”字样；协议的有效期为30年，自2004年5月7日起至2034年5月6日止。
上海鼎富涂料有限公司（以下简称为鼎富公司）是一家1998年成立的有限责任公司(国内合资)，经营范围包括涂料、油漆等的批发兼零售。
2005年5月8日，根据立邦涂料（中国）有限公司的保全证据申请，上海市黄浦区第一公证处对http://www.ke-ban.com网站相关网页页面进行了证据保全公证，并于同年5月11日出具了(2005)沪黄一证经字第5216号公证书。该公证书显示： 1、该网站首页上部以显著字体载有“日本立邦漆国际集团(香港)有限公司 驻中国大陆机构：中山市可邦涂料有限公司”文字内容。在上述文字内容右侧并列载有 图形标识和“来士威漆 品质无国界”文字内容。2、在其他多个页面的显著位置并列载有 图形标识和香港立邦公司企业名称。3、网页所载“来士威KEBAN”系列产品图片上也显示，在油漆桶、包装箱上使用了 图形标识并同时突出使用了香港立邦公司企业名称。其中，部分产品图片使用的企业名称中，“香港立邦漆”的文字更为突出。4、网站所涉栏目中，还显示有可邦公司参与的工程项目、获得的荣誉证书图片等与可邦公司相关的内容。
2005年6月1日，立邦涂料（中国）有限公司在上海市新村路681－7号鼎富公司的营业地点购买了“来士威6合1高级墙面漆”等油漆产品，共付款人民币976元，收到加盖有“上海鼎富涂料有限公司发票专用章”、“上海鼎富涂料有限公司第一分公司”章的收据一张，同时取得“来士威8188内墙乳胶漆”等产品宣传单各一份(每份均为双面)以及“鼎富油漆涂料批发公司”经销人员的个人名片一张，立邦涂料（中国）有限公司还对上述营业地点的店面拍摄了照片。上述相关证据显示：1、收据记载的收款事由为“日本立邦油漆、涂料”，收据编号为045333。2、三桶油漆的桶壁、桶盖上均带有 图形标识，同时桶壁多处以显著字体印有香港立邦公司企业名称。此外，桶壁的小块贴纸上另以小字分别标注有“驻中国大陆机构：中山市可邦涂料有限公司”或“授权生产商：中山市可邦涂料有限公司”文字内容以及该公司的电话、地址、传真等信息。3、两份产品宣传单的各页面均印有 图形标识和相关产品图片，并均在各页面上方以显著字体印有香港立邦公司企业名称。所载产品图片均显示，在桶壁上印有 图形标识和突出使用的香港立邦公司企业名称，此外还印有“欢迎拨打可邦全国免费咨询热线”及电话号码和“欢迎访问本公司网站，以获取更完整的资讯”及网址(http://www.ke-ban.com)等内容。4、立邦涂料（中国）有限公司取得的名片背面印有“鼎富经销批发如下……立邦漆经销商”等内容。5、立邦涂料（中国）有限公司拍摄的店面照片显示，该营业地点店堂入口处店面招牌下方另悬挂一横匾，上面载有 图形标识和香港立邦公司企业名称。
原审法院认为：立邦涂料（中国）有限公司成立于1992年12月，并自该日起获得包括“立邦”字号在内的企业名称的权利， 文字与图形组合商标(注册号1044047)、“立邦”文字注册商标(注册号1692156)分别于1997年1月、2002年1月经国家商标局核准注册，立邦涂料（中国）有限公司于2003年8月经核准受让取得上述商标，成为商标专用权人，故立邦涂料（中国）有限公司依法享有的企业名称权和商标专用权受法律保护。经过立邦涂料（中国）有限公司对“立邦漆”系列商标在油漆、涂料产品上多年的使用与宣传，包括使用“立邦”文字注册商标在内的“立邦漆”系列商标的油漆、涂料产品，在消费者中已享有较高知名度，立邦涂料（中国）有限公司在油漆、涂料行业享有较高声誉。
香港立邦公司设立于2004年4月，香港立邦公司与可邦公司签订合作协议的时间为同年5月。可见，无论是香港立邦公司的设立时间及其企业名称的最初使用时间，还是合作协议的签订时间均晚于上述两商标的注册时间以及立邦涂料（中国）有限公司获得企业名称权利的时间。故可邦公司、香港立邦公司均不享有对“立邦”文字的在先权利。可邦公司作为经营油漆产品的企业，应该知道具有较高知名度的立邦涂料（中国）有限公司及其 文字及图形商标和“立邦”文字注册商标。可邦公司总经理张锐兼有香港立邦公司股东的身份，因而香港立邦公司与可邦公司具有关联关系。双方通过合作协议来确定对香港立邦公司企业名称的授权使用关系，可见可邦公司的被控侵权行为具有明显的主观恶意。
本案中，可邦公司在其生产的“来士威”牌系列油漆产品的包装桶上，故意突出使用香港立邦公司企业名称，由于该企业名称中包含的“立邦”字号与立邦涂料（中国）有限公司“立邦”文字注册商标相同，客观上会吸引相关消费者的注意力，使其误认为可邦公司为立邦涂料（中国）有限公司的关联企业、系争产品来源于立邦涂料（中国）有限公司或立邦涂料（中国）有限公司的关联企业。因此，可邦公司的行为已构成对立邦涂料（中国）有限公司“立邦”文字注册商标专用权的侵害。鼎富公司同为经营油漆产品的企业，应该知道具有较高知名度的立邦涂料（中国）有限公司及其注册商标，其销售可邦公司生产的侵权油漆、涂料产品，散发可邦公司含有侵权内容的产品宣传单，在店堂招牌上突出使用含有“立邦”文字的企业名称的行为，也侵犯了立邦涂料（中国）有限公司“立邦”文字注册商标专用权。又由于可邦公司、鼎富公司均系经营油漆、涂料的企业，与立邦涂料（中国）有限公司存在同业竞争关系，应当知道有较高知名度的立邦涂料（中国）有限公司及其“立邦”文字注册商标。可见，可邦公司在其产品上和广告宣传中对香港立邦公司企业名称的使用行为，意在借助“立邦”商标、字号的知名度以及立邦涂料（中国）有限公司的商誉，“搭便车”以达到获得竞争优势、牟取非法利益的目的，具有明显的主观恶意，违反了《反不正当竞争法》的规定，构成对立邦涂料（中国）有限公司的不正当竞争。鼎富公司销售含有“立邦”字号的企业名称的油漆、涂料商品、散发含有“立邦”字号的企业名称的产品宣传单、特别是在店堂招牌上使用含有“立邦”字号的企业名称，容易使相关公众产生误认，且其未到庭应诉证明其实施上述行为的来源及依据，因此依法亦应认定构成不正当竞争。
可邦公司、鼎富公司实施了侵犯立邦涂料（中国）有限公司注册商标专用权和对立邦涂料（中国）有限公司不正当竞争行为，依法应承担停止侵害、赔偿损失、消除影响的民事责任。停止侵权是指，可邦公司停止在其产品包装、广告宣传、网站等商业活动中使用“立邦”文字标识；鼎富公司停止销售带有“立邦”文字标识的产品，停止散发带有“立邦”文字标识的各种广告印刷品，停止使用带有“立邦”文字标识的店堂招牌。关于赔偿损失，立邦涂料（中国）有限公司主张可邦公司赔偿其在沪鄂皖地区的经济损失，但立邦涂料（中国）有限公司并未提供其在鄂皖地区发生的经济损失的依据。同时，鉴于可邦公司因侵权所获得的利益和立邦涂料（中国）有限公司因被侵权所受到的损失均难以确定，法院将考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，制止侵权行为的合理开支以及立邦涂料（中国）有限公司基于可邦公司的侵权行为在其他法院起诉主张权利的事实等因素综合确定被告应承担的赔偿数额。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条，《中华人民共和国民法通则》第一百三十条、第一百三十四条第一款第(一)项、第(七)项、第(九)项、第二款，《中华人民共和国商标法》第五十二条第(二)项、第(五)项、第五十六条，《中华人民共和国商标法实施条例》第三条，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条，最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(一)项、第十六条第一款、第二款、第十七条、第二十一条之规定，判决：一、中山市可邦涂料有限公司、上海鼎富涂料有限公司停止对立邦涂料（中国）有限公司享有的“立邦”文字注册商标(注册号1692156)专用权的侵害；二、中山市可邦涂料有限公司、上海鼎富涂料有限公司停止对立邦涂料（中国）有限公司的不正当竞争行为；三、中山市可邦涂料有限公司、上海鼎富涂料有限公司连带赔偿立邦涂料（中国）有限公司经济损失人民币4万元；四、中山市可邦涂料有限公司、上海鼎富涂料有限公司在《新民晚报》上刊登声明，消除影响。五、对立邦涂料（中国）有限公司的其余诉讼请求不予支持。案件受理费人民币10,010元，由立邦涂料（中国）有限公司负担人民币4,605元，由中山市可邦涂料有限公司、上海鼎富涂料有限公司共同负担人民币5,405元。
可邦公司不服一审判决，向本院提起上诉，请求依法撤销原判，驳回被上诉人立邦涂料（中国）有限公司在一审中的诉讼请求，一、二审诉讼费用由被上诉人负担。其主要上诉理由为：一、由于上诉人生产“来士威”漆类产品，并同时标注香港立邦公司企业名称的行为，完全系执行其与香港立邦公司的合作协议，如果上述所涉行为有侵权之嫌，主要责任也应由香港立邦公司承担，一审法院未将香港立邦公司列为诉讼参与人，显属违反法律程序；二、由于上诉人系授权使用香港立邦公司的企业名称，在产品上也未突出使用“立邦”字样，故涉案行为不属于商标侵权，由此不应承担停止侵权、赔偿损失、消除影响等的民事责任。
被上诉人立邦涂料（中国）有限公司答辩认为，由于可邦公司系被控侵权漆类产品的生产商，所涉的产品包装、广告宣传等行为既构成商标侵权，也构成不正当竞争，故上诉人的上诉理由完全没有事实、法律依据，请求驳回上诉，维持原判。
二审程序中，上诉人可邦公司向本院提供了以下三组新的证据材料：1、有关“来士威”注册商标（注册号：3309078）核准转让证明的相关文件，以证明“来士威”注册商标已于2006年4月21日转让给香港立邦公司；2、上海市第一中级人民法院就（2005）沪一中民五(知)初字第207号案件向日本立邦公司发出的应诉通知书、传票和举证通知书，以证明在另一起案件中，法院追加香港立邦公司为共同被告；3、可邦公司的章程修正案、股权转让协议等，以证明张锐作为可邦公司的原股东，已于2001年4月20日将股权全部予以出让。
经质证，被上诉人立邦涂料（中国）有限公司认为，首先上述材料均不属于二审中的新证据，其次从关联性来看，“来士威”并不是本案商标侵权的系争商标，法院在另案中追加香港立邦公司与本案不具有参考性，张锐即便现在不具有可邦公司股东的身份，也改变不了其曾经是该公司股东的事实，故均与案件的争议焦点不具有关联性。
对于可邦公司提供的新的证据材料，本院认为：本案二审程序中的争议焦点是可邦公司在其生产的油漆、涂料类产品包装（内外）、广告宣传中使用“日本立邦漆国际集团（香港）有限公司”字样，是否会造成消费者对商品的来源产生误认混淆，以及对立邦涂料（中国）有限公司与其是否存在特定联系产生误认，从而是否对被上诉人的合法权益构成侵害。故最初由可邦公司注册的“来士威”商标目前是否已被转让、可邦公司的股东变动情况等均与本案所涉的被控侵权行为的判定缺乏关联性，另上海市第一中级人民法院的（2005）沪一中民五(知)初字第207号案件，也因与本案所涉事实、行为以及审判级别等不同，与本案不具有关联性，故本院均不予采纳。
经审理查明，原判决认定的事实清楚，本院予以确认。
本院认为：根据查证的事实，被上诉人立邦涂料(中国)有限公司早于1992年企业成立时即使用“立邦”字号，从事高质量建筑涂料、工业涂料等的生产与销售，2003年8月经国家工商行政管理总局商标局核准，又受让取得了 文字及图形商标、“立邦”文字注册商标，对上述两注册商标享有商标专用权。此外基于“立邦”文字商标曾在（2002）鄂民三终字第18号民事判决中被人民法院认定为驰名商标等事实，被上诉人通过长期的生产经营管理、市场销售以及广告宣传，已经使“立邦”文字在涂料行业中享有一定的知名度，“立邦”文字也已经在相关消费者的认知中与生产、销售涂料的特定企业即被上诉人建立起了联系。在此情况下，上诉人可邦公司作为2000年才成立的漆类、涂料生产企业，与上诉人形成同业竞争关系，却在生产的同类产品、广告宣传、网站等商业活动中大量使用“日本立邦漆国际集团（香港）有限公司”字样和突出使用“日本立邦漆”字样，具有明显的主观恶意，以造成消费者对商品的来源产生误认混淆，以及对被上诉人与上诉人是否存在特定联系产生误认，故上诉人违反了民事活动中的诚实信用原则，系不正当利用被上诉人的良好商业信誉为自己的商品争夺市场，对被上诉人的合法权益造成侵害，应当就此承担相应的法律责任。原审法院根据保护在先权利原则和禁止混淆原则，判令上诉人可邦公司的上述被控侵权行为既属于商标侵权，也属于不正当竞争行为，并依法承担停止侵权、消除影响、赔偿损失民事责任的做法并无不当。上诉人可邦公司提出的其行为不属于商标侵权，由此不应承担民事责任的上诉理由缺乏事实、法律依据，本院不予支持。
虽然上诉人可邦公司一再强调，其是按照与香港立邦公司的合作协议，在其油漆、涂料类产品的包装盒、包装桶上以及广告宣传中使用上述字样，但需要指出的是，即便其与香港立邦公司之间的合作协议成立，该合同并不能作为因侵权造成对第三人损害的免责依据，也并不影响人民法院对案件事实的查明以及侵权责任的认定。基于上诉人可邦公司是本案被控侵权产品以及被控侵权行为的生产者、行为人之事实，被上诉人立邦涂料(中国)有限公司有权选择上诉人可邦公司作为被告提起侵权之诉。综上，香港立邦公司并非本案的必要共同诉讼，上诉人可邦公司与香港立邦公司之间的合作合同纠纷，不属于本案侵权之诉的审理范围，上诉人可另案进行诉讼。故一审法院未将香港立邦公司列为诉讼参与人并无不当，上诉人提出的侵权责任应由香港立邦公司承担，一审法院违反法律程序的上诉理由亦缺乏事实、法律依据，本院同样不予支持。
综上所述，原审法院审判程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，应予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项、第一百五十八条之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费人民币10,010元，由上诉人中山市可邦涂料有限公司负担。
本判决为终审判决。 

审　判　长　丁文联
代理审判员　马剑峰
代理审判员　李澜

二○○七年二月十三日

书　记　员　周洁筠