(2005)二中民终字第02700号

　　上诉人（原审被告）中外文广告中心，住所地北京市西城区百万庄路24号。

  　法定代表人么建国，总经理。

  　委托代理人庞涛，男，汉族，1972年9月21日出生，北京诺孚尔知识产权代理有限责任公司商标代理人，住北京市丰台区马场楼200内6号。

  　委托代理人白帆，女，回族，1972年1月10日出生，北京诺孚尔知识产权代理有限责任公司商标代理人，住北京市海淀区西三环北路105号11楼12号。

  　被上诉人（原审原告）北京时赛广告有限责任公司，住所地北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦2座1405号。

  　法定代表人杨华曲，经理。

  　委托代理人王斌，北京市嘉律衡律师事务所律师。

  　上诉人中外文广告中心与被上诉人北京时赛广告有限责任公司（以下简称时赛广告公司）因侵犯注册商标专用权纠纷一案，不服北京市朝阳区人民法院（2003）朝民初字第11386号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。

  　时赛广告公司原审诉称：1998年底，我公司与中外文广告中心签订合作协议，商定由中外文广告中心登记获得许可证，供我公司使用，经营《都市精粹广告》专辑。合作关系一直延续至2002年。2001年1月7日我公司获得“都市精粹”注册商标，核定服务的使用范围是广告宣传、广告宣传本的出版、广告代理等。中外文广告中心在以不正当理由终止与我方的合作后，连续出版多期临时广告刊物，并在朝阳区内进行了发放，其刊物上突出使用了“都市精粹”四字。中外文广告中心侵犯了我公司对“都市精粹”注册商标的专用权，故我公司起诉，请求法院判令被告：停止在出版的广告专辑上使用“都市精粹”注册商标；公开赔礼道歉；赔偿损失66万元及为制止侵权的合理支出7500元。

  　中外文广告中心原审辩称：我中心于1998年底申办《都市精粹广告》专辑，并获得了临时性广告经营许可证，此后也逐年申请，该专辑是固定形式印刷品广告刊物的刊名，系经有关主管机关批准并合法使用。时赛广告公司注册“都市精粹”商标在后，且其被核准的范围是第35类。我中心于2002年11月申请在第16类上注册“都市精粹广告”商标，也已被受理。《都市精粹广告》属于第16类中的固定形式印刷品广告，因此我中心出版发行该刊物并未侵犯时赛广告公司的服务商标专用权。同时，时赛广告公司是该刊物的协办单位，是我中心的代理人，其在双方合作期间恶意抢注“都市精粹”商标，违反了诚实信用原则，这种不当注册商标应当被撤销。因此我中心不同意时赛广告公司的诉讼请求。

  　原审法院经审理查明：1998年12月1日，时赛广告公司（乙方）与中外文广告中心（甲方）就合作编辑出版《都市精粹》广告专辑签订协议，约定：甲方为该广告专辑的主办单位，负责向工商局申办该广告专辑的有关手续和批准文号，对编辑和广告的内容进行终审，也可按照专辑所需要的内容自行征集广告；乙方为协办单位，负责该广告专辑每期内容的编辑、广告的承揽与征集、专辑的制作及赠阅等工作；如申请到有关文号，将从1999年1月起每月出版1期，以英文为主，中文为辅；乙方除承担每期全部的设计制版和印刷、发行等费用外，不管是否盈利，每期应向甲方上交1万元，作为甲方收益和终审费用；《都市精粹》的刊名双方共同拥有，合作终止后，任何一方如再使用此名，需向另一方支付5万元的转让费用，否则另一方有权禁止使用该名称或进行索赔；协议有效期1年，期满如一方未违约，则另一方不得拒绝续约。嗣后，经中外文广告中心申请，国家工商局于同年12月22日为其颁发了有效期一年的《临时性广告经营许可证》，许可其利用《都市精粹广告》印刷品在北京、上海、天津市内发布广告。中外文广告中心此后逐年申请许可证，许可期限一直延续至2003年底。双方自1999年1月起开始依约合作出版不刊登非广告内容的汉英双语版《都市精粹广告》专辑，并逐年续约。2001年，双方曾就乙方单独出版上海版、汉英双语版《都市精粹广告》，甲方另与他人合作出版日文版《都市精粹广告》，互不计算费用等达成协议。2002年2月22日，双方就继续合作编辑出版汉英双语版《都市精粹广告》续签协议，明确该专辑上严禁刊登各种类型的非广告信息；专辑的刊名双方共同拥有，如因各种原因双方终止合作，任何一方如须再使用该刊名，须向另一方支付3万元的名称使用转让费用，否则另一方有权禁止对方使用该名称进行商务活动或要求进行索赔。2002年底，双方终止合作。2003年起，中外文广告中心继续出版并免费赠阅不刊登非广告内容的《都市精粹广告》专辑，直至当年年底，包括汉英双语版、日文版、韩文版3个版本，封面均标有中文名称“都市精粹广告”。截至2003年4月20日时赛广告公司具状之时，汉英双语版和日文版已各出6期。

  　另，1999年12月27日，时赛广告公司（当时名为北京市加速度广告有限公司，于2000年8月底更为现名）申请注册由“都市精粹”四字组成的商标。国家工商行政管理局商标局（简称商标局）于2001年1月7日予以核准，核定的服务项目为第35类，包括广告、广告宣传、广告宣传本的出版、广告代理、广告设计、广告策划、室外广告、张贴广告、电视广告、无线电广告。2002年11月6日，中外文广告中心申请注册由“都市精粹广告”六字组成的商标，申请类别为第16类，项目为固定形式印刷品广告。商标局于当月26日受理该申请，现尚未予以核准。2003年5月21日，中外文广告中心向商标局商标评审委员会提出注册商标争议，以时赛广告公司作为其代理人，违反法律规定，恶意抢注“都市精粹”商标为由，申请撤销该商标。现商标局商标评审委员会尚未对此做出裁决。时赛广告公司主张为诉讼支出公证费2500元、律师费5000元。

  　原审法院经审理认为：时赛广告公司与中外文广告中心签订合同，合作出版不包含非广告内容的汉英双语版《都市精粹广告》专辑，双方均通过合作出版该专辑而使用“都市精粹”商标。中外文广告中心未举证证明在此之前，其曾使用“都市精粹”商标。所以就对该商标的使用而言，双方没有先后顺序，中外文广告中心不存在在先权利。双方所签合作合同虽对合同终止后刊名的使用问题进行了约定，但并没有限制时赛广告公司以该专辑刊名中的“都市精粹”四字申请注册商标。因此时赛广告公司作为“都市精粹”商标的实际使用人申请注册该商标，并经商标局核准，依法享有对该注册商标的专用权。中外文广告中心主张时赛广告公司作为其代理人违规抢注商标并侵犯其在先权利，依据不足。在双方终止合作之后，中外文广告中心继续出版发行不包含非广告内容的3个版本《都市精粹广告》专辑，使用与“都市精粹”注册商标相同的文字作为专辑名称，侵犯了时赛广告公司对“都市精粹”商标的专用权。中外文广告中心应当就此承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。本案时赛广告公司没有证据表明中外文广告中心的侵权行为给时赛广告公司的商业信誉造成了损害，因此，其要求中外文广告中心公开赔礼道歉，不予支持。

  　原审法院依据《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、第五十六条第二款，做出判决：一、中外文广告中心立即停止涉案的侵犯时赛广告公司“都市精粹”注册商标专用权的行为；二、中外文广告中心赔偿时赛广告公司经济损失十二万七千五百元；三、驳回时赛广告公司的其他诉讼请求。

  　中外文广告中心不服原审判决，提出上诉。其上诉理由是：1、原审法院在审理过程中曾以等待商标争议结果为由中止诉讼，在中止因素仍未消除前，原审法院又恢复审理于法无据；2、上诉人在与被上诉人四年的合作中，双方根据协议一直明确“都市精粹”刊名共同拥有，在合作后可继续使用，原审判决却将刊名与商标割裂考虑，以此认定侵权没有依据；3、上诉人有权继续使用《都市精粹广告》专辑，在行为上没有过错，不应承担承担责任。

  　时赛广告公司服从原审判决。

  　本院经审理查明的事实与原审认定的事实相同。

  　本院认为：依据查明的事实，本案“都市精粹”四字最早产生于中外文广告中心与时赛广告公司于1999年合作创刊的《都市精粹广告》专辑名称，根据双方在当时签订的合同内容看，此刊物名称的最初使用源于双方的合作关系。在此后近4年的合作期间内，该名称一直在被双方共同拥有的状态下使用。1999年12月1日，即时赛广告公司申请注册“都市精粹”商标之前，双方已通过合同形式明确该刊物名称共有；双方于2002年签订的合作合同中，对上述约定再次予以明确。依据双方约定，双方共同拥有该名称权，合作终止后，任何一方如再使用此名，需向另一方支付相应费用，否则另一方有权禁止使用该名称或进行索赔。因此，根据双方的合作事实和合同约定，由“都市精粹”名称所产生的知识产权应当归属中外文广告中心和时赛广告公司共同所有。

  　依照我国的商标注册制度，如果对申请注册的商标为共有关系，应当由共有人共同申请。现时赛广告公司在未与中外文广告中心协商的情况下，单独申请注册“都市精粹”商标，其行为违背了双方的合同约定。

  　人民法院处理知识产权权利冲突纠纷时应按照民法通则规定的诚实信用原则和保护公民、法人的合法权益原则，依法保护在先使用人享有继续使用的合法的民事权益。根据我国商标法的规定，申请注册的商标不得与他人在先取得的合法权利相冲突。依据本院查明的事实，中外文广告中心依据合同对“都市精粹”取得的名称使用权的时间早于时赛广告公司获得涉案注册商标权的时间，对于时赛广告公司申请注册的商标而言，其已形成在先使用的权利。鉴于该在先权利系基于双方合同约定产生，中外文广告中心据此享有依照合同继续使用以及依据合同抗辩的权利。因此，不能认定中外文广告中心的涉案行为构成对时赛广告公司享有的涉案注册商标专用权的侵犯。鉴于合同约定双方在合同终止后如继续使用原刊物名称须支付使用费，因此，双方就涉案刊物名称的使用问题发生纠纷，应由双方按合同法律关系予以解决。

  　综上，中外文广告中心的涉案行为不构成对时赛广告公司注册商标专用权的侵犯，时赛广告公司所提诉讼请求，缺乏依据，本院不予支持。原审判决认定事实有误，适用法律不当，本院予以纠正。依照《中华人民共和国商标法》第九条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（三）项之规定，判决如下：

  　一、撤销北京市朝阳区人民法院（2003）朝民初字第11386号民事判决；

  　二、驳回北京时赛广告有限责任公司的诉讼请求。

  　一审案件受理费11 765元，由北京时赛广告有限责任公司负担（已交纳）；二审案件受理费11 765元，由北京时赛广告有限责任公司负担（于本判决生效后7日内交纳）。

  　本判决为终审判决。    

      审　判　长　　张晓津

  代理审判员　　何  暄

  代理审判员　　潘  伟

                       二ОО五  年  三  月 二十 日

    书　记　员　　周晓冰