1999年5月15日，广东省高级人民法院(1999)粤法知终字第30号民事判决书，使一个由“水鸟”商标引发的知识产权侵权案宣告终结。但此案显露出的一种商标现象，仍颇值得企业界注意。

    这件关于水鸟商标的诉讼案初审在深圳市中级人民法院知识产权庭进行。原告为香港冬冬宝床上用品厂有限公司，被告为深圳市富安娜家饰保健用品有限公司。

    原审法院调查审理后认为：“水鸟”商标为原告的注册商标，其使用商品为第24类即床罩及台罩、纺织品台布、机套、垫子套、窗帘、被套、被子、座套、毛毯、床单、亚麻布、围布(床、窗、门)，该商标从核准注册之日起依法应受法律的保护。其保护的范围以核准注册的商标和核定使用的商品为限。被告生产销售的被子、被套与原告“水鸟”商标核定使用的商品属同一类。被告在其生产、销售的部分产品上虽然使用了自己的注册商标，但却又在产品的唛头及外包装上使用了原告注册的“水鸟”商标字样，将其作为商品的名称使用，该行为未经原告许叮，且足以造成消费者误认，已构成对原告“水鸟”商标权的侵犯。鉴于被告自1995年9月21日起生产、销售水鸟被的利润经审计为171759.01元，考虑被告侵权持续时间、权利人因侵权所受到的商誉损害等因素，被告应以此获利向原告作出赔偿，并由被告赔偿原告因追究商标侵权而支出的合理的律师费、调查费损失。

    1998年12月10日，深圳市中院作出一审判决：

    (一)被告立即停止生产、销售带有“水鸟”字样的被子(被套、被芯)，停止使用水鸟被的包装宣传制品及产品说明书。

    (二)被告应于本判决书生效后10日内销毁库存的水鸟被中印有“水鸟”字样的标识、水鸟被的包装宣传制品及产品说明书。

    (三)被告应于本判决书生效后30日内在《深圳法制报》上公开向原告赔礼道歉。

    (四)被告应于本判决书生效后10日内赔偿原告经济损失人民币171759．01元赔偿原告因追究商标侵权而支出的律师费、调查费人民币50792元，共计人民币222551．01元。

    (五)驳回原告的其他诉讼请求。一审案件受理费人民币17510元，审计费人民币30000元，共计人民币 47510元由被告负担。

    深圳市富安娜家饰保健用品有限公司不服一审判决，向广东省高级人民法院提起上诉。诉称：上诉人不构成对被上诉人“水鸟”商标权的侵犯，首先，上诉人在每件产品上都标有自己的注册商标标识，而“水鸟被”名称的由来，是因为供货厂家提供了一种新型的原料——水鸟纤维棉，该原料是一种美国产透气纤维，轻柔得象水鸟的羽毛一样，由此纤维做成的被子，即称为“水鸟被”，是大家都可使用的商品名称。其次，上诉人在先使用“水鸟被”名称，早在1995年2月，上诉人已使用“水鸟被”商品名称，而被上诉人是在1995年 10月才开始使用，上诉人连续使用不具备侵权故意。同时，上诉人对审计报告有意见，并指出调查费计算不合理，审计费收费太高，诉讼费应双方按比例分摊等。请求二审法院改判。

    广东省高院知识产权审判庭经审理认为：“水鸟”商标为被上诉人的注册商标，依法应受法律保护。上诉人在其生产、销售的部分产品上虽然使用了自己的注册商标，但却又在产品的唛头及外包装上使用了被上诉人注册的“水鸟”商标字样，将其作为商品的名称使用，足以造成消费者误认，已构成对被上诉人“水鸟”商标权的侵犯。上诉人称其使用“水鸟被”名称在先，因而应允许其继续使用一节，依照我国《商标法》第38条和《商标法实施细则》第41条的规定，上诉人不得再将注册文字作为商品名称使用，否则即构成商标侵权。因此，上诉人要求准其继续使用“水鸟”二字于被子上的理由不足，二审法院不予采纳。

    关于"水鸟"二字是否作为某类被子的通用名称问题。由于在广东省范围内，近年来生产轻柔纤维棉被的商家较多，有些厂家将此类被子称之为"水鸟被"，因而在广东地区一些消费者亦随之认同此类被子为水鸟被，这是事实。但是还无证据显示消费者已普遍认为水鸟被是-类被子的名称。水鸟被究竟是何种被子，对大多数消费者而言，其所指并不明确。况且，水鸟被是否属产品的通用名称，在认定时还不能局限于广东的市场情况，因为注册商标的效力及至全国，而非某一地区。应当考虑全国范围的认同程度来判断，否则将会出现某一地区把某商标作为通用名称不予保护，而其他地区不认为是通用名称而依商标法予以保护的情况，有损法制的统一性。目前，还无证据可显示其他省市的消费者也将此类被子统称为水鸟被的。

   此外，广东省高院还认为：鉴于我国知识产权法律中只有不正当竞争法规定不正当竞争行为人应赔偿受损害人为调查侵权行为而支付的合理费用，其他立法并无此类规定。因此，在商标侵权案件中判令侵权者赔偿被侵权者的律师费和调查费尚缺乏法律依据。故相关判决应予变更。

   依照《商标法》第37条、第38条第1款第4项，《商标法实施细则》第41条第1款第(2)项，《民法通则》第118条的规定，广东省高院对此案作出如下判决：

    一、维持深圳市中级人民法院(1998)深中法知产初字第26号民事判决第一、二、三、五项；

    二、变更深圳市中级人民院(1998)深中法知产初字第26号判决第四项为：被告应于本判决生效之日起10日内赔偿原告经济损失人民币171759．01元。

    本案二审诉讼费17510元由上诉人负担15000元，被上诉人负担2510元。上诉人已预交全额诉讼费，被上诉人应分担部分于本判决生效之日起10日内给付上诉人。

    本案中，上诉人深圳市富安娜家饰保健用品有限公司力求胜诉的主要理由有两个：一是“水鸟”二字的在先使用权，二是“水鸟”为水鸟被的通用名称。而其败诉的原因也恰恰在于这两个理由不能成立。

    在商标案中，“在先公开使用”并不能象在专利案中对权利人的“新颖性”构成致命一击，相反往往会在侵权程度上使自己处于作茧自缚的境地，因为使用者要负大量的举证责任方能取得“审判实践”所可能给予的“宽恕”，举证很多而又得不到宽恕时，被动程度可想而知。这就警示企业：慎重观察商标动态，密切注意商标公告，否则，即使误用了别人的注册商标，也要承担侵权责任的。

    上诉人以水鸟被为一种被子的通用名称抗辩，表面看是依据了《商标法》第8条第1款第(5)项的规定。但在商品通用名称上却犯了以局部代全局的逻辑错误，即广东不等于全国，而《商标法》是全国性立法。在对商标的认识上，这种偏误不乏其例。如一度有过的将“轻骑”作为轻便型摩托车的通用商品名称，将“吉普”作为越野车的通用名称。“水鸟”商标一案同时警示：注册商标所有人要及时注意保护自己的商标权，不使其“淡化”为商品通用名称，这一点，冬冬宝床上用品有限公司应当说是很警觉的。

    广东省高院对本案的判决是严谨公正的。其中关于“被上诉人因追究商标侵权而支出的合理的律师费、调查费损失”一节，昭示了：商标权、专利权、著作权受侵害时，权利人所付出的调查费、律师费并不在侵权者赔偿范围之内，这一点，从立法的角度讲，是需要权利人慎重考虑的。

    作者单位：中国知识产权报

来源：中华商标 

作者：余涛