上诉人上海张小泉刀剪总店与被上诉人杭州张小泉集团有限公司商标侵权纠纷一案

2007年09月02日来源：

　　浙 江 省 高 级 人 民 法 院
　　民 事 判 决 书
　　（2006）浙民三终字第78号
　　
　　上诉人（原审被告）上海张小泉刀剪总店，住所地上海市南京东路490号。
　　法定代表人钱正明，总经理。
　　委托代理人（特别授权代理）徐申民，上海市华诚律师事务所律师。
　　委托代理人（特别授权代理）邹宪夫，上海张小泉刀剪总店员工。
　　被上诉人（原审原告）杭州张小泉集团有限公司，住所地杭州市大关路33号。
　　法定代表人丁成红，董事长
　　委托代理人（特别授权代理）斯伟江，国浩律师集团（上海）事务所律师。
　　委托代理人（特别授权代理）吴报建，浙江五联律师事务所律师。
　　原审被告杭州顶仁乐购超市有限公司，住所地杭州市下城区德胜路28号。
　　法定代表人魏应允。
　　委托代理人（特别授权代理）蒋韧、黄渊，该公司法务。
　　上海张小泉刀剪总店（以下简称刀剪总店）因商标侵权纠纷一案，不服杭州市中级人民法院（2005）杭民三初字第1号民事判决，向本院提起上诉。本院于2006年3月14日立案受理后，依法组成合议庭，并于2006年4月18日公开开庭进行了审理。上诉人刀剪总店的委托代理人徐申民、邹宪夫，被上诉人杭州张小泉集团有限公司（以下简称杭州张小泉集团）的委托代理人斯伟江、吴报建，原审被告杭州顶仁乐购超市有限公司（以下简称乐购超市）的委托代理人人黄渊、蒋韧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
　　原判认定：一、杭州张小泉集团前身为杭州张小泉剪刀厂。1991年2月28日，杭州张小泉剪刀厂经注册取得“张小泉”文字商标，核定使用商品为第8类（包括剪刀和日用刀具等），注册号为544568。2001年续展注册，有效期至2011年2月27日。1997年5月7日，上述商标转为国际分类，核定使用商品为第8类（包括刀剪等），注册号为998956。杭州张小泉剪刀厂于2000年12月27日因企业改制更名为杭州张小泉集团有限公司。2001年5月14日，上述商标核准转让给了杭州张小泉集团。二、刀剪总店成立于1956年1月6日，原名上海张小泉刀剪商店，后经过几次更名，1993年变更为上海张小泉刀剪总店。三、1999年3月，杭州张小泉集团曾以刀剪总店在企业名称中使用“张小泉”字号以及在产品标识上使用“张小泉牌”、“上海张小泉”字样的行为侵犯了杭州张小泉集团的“张小泉”、“张小泉牌”注册商标权及驰名商标权为由向上海市第二中级人民法院提出诉讼。经过一审、二审，上海市高级人民法院于2004年7月19日对该案作出（2004）沪高民三（知）终字第27号生效民事判决，认为刀剪总店突出使用“张小泉”、“上海张小泉”的行为是在长期的历史过程中形成的，并非具有搭杭州张小泉集团注册商标便车的主观故意，因此根据公平、诚实信用原则，认定刀剪总店的行为不构成商标侵权和不正当竞争，但同时该生效判决也要求刀剪总店今后应在商品和服务上规范使用其经核准登记的企业名称。四、此后，杭州张小泉集团发现刀剪总店未按照上述判决内容要求做，仍然在其产品以及包装、标牌上直接使用“上海张小泉”字样标识，有关产品由乐购超市进行销售。2004年10月 26日，杭州张小泉集团委托代理人通过杭州市上城区公证处经过公证程序在乐购超市购买了刀剪总店的“泉字牌”盒装木柄不锈钢刀一把。包装盒侧面标注有“中华老字号上海张小泉”字样，包装盒背面底部标明“上海张小泉刀剪总店”及其地址、电话等信息。盒内附有一张合格证，上面标明出厂日期是2004年9月28日。刀身一面显著标有“上海张小泉”字样。杭州张小泉集团认为刀剪总店在2004年7月19日以后发生的上述行为，构成对其商标专用权的侵犯和不正当竞争，乐购超市销售侵权产品亦构成侵权，故诉至原审法院，请求判令刀剪总店立即停止在其生产、销售的刀剪产品及包装标牌上使用“上海张小泉”字样标识，赔偿经济损失10万元以及为制止侵权行为而支付的合理开支，并公开登报赔礼道歉、消除影响、乐购超市停止销售侵权产品等。
　　原审法院审理后认为：一、杭州张小泉集团与刀剪总店之间关于商标权和企业名称权相冲突而引发的争议先前已经过上海市第二中级人民法院一审和上海市高级人民法院二审审理，生效判决认定刀剪总店突出使用“张小泉”、“上海张小泉”字样的行为是在长期的历史过程中形成的，在充分尊重历史的前提下认为其不构成商标侵权和不正当竞争，但同时该生效判决也要求刀剪总店今后应在商品和服务上规范使用其经核准登记的企业名称。因此，双方之前的争议已经由相关法院作出了裁判，原审法院不再进行审理。二、本案审理的内容和争议焦点在于，上海市高级人民法院于2004年7月19日作出上述生效民事判决后，刀剪总店仍然未规范使用其企业名称，而在其刀剪产品以及包装、标牌上使用“上海张小泉”标识，有关产品由乐购超市进行销售的行为是否构成对杭州张小泉集团商标专用权的侵犯和构成不正当竞争。这是基于新的事实形成的诉讼，故刀剪总店认为本案属于重复审理的抗辩主张不能成立。三、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(一)项作了明确规定，即将与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于商标法第五十二条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。该种侵权行为必须同时具备下列构成要件：1、文字相同或者近似；2、在相同或者类似商品上使用；3、突出使用；4、其结果是容易使相关公众产生误认。其中的“突出使用”是指将与商标权人注册商标文字相同或相近似的字号从企业名称中脱离出来，在字体、大小、颜色等方面突出醒目地进行使用，使人在视觉上产生深刻印象的行为。本案中，刀剪总店的企业名称是“上海张小泉刀剪总店”，其产品商标是“泉”字牌，由于历史的原因，其企业名称中的字号与杭州张小泉集团的注册商标文字相同，双方生产的产品也相同，在这种情况下，从诚实信用角度讲，为了规范市场，营造公平竞争秩序，使消费者更好地区分两者的产品，刀剪总店理应规范地使用其企业名称。并且，在上海市高级人民法院作出的生效判决中也要求刀剪总店今后应在商品和服务上规范使用其经核准登记的企业名称。但是，刀剪总店仍在其产品的包装盒侧面及产品本身刀身上显著、醒目地标注了“上海张小泉”字样，与其“泉”字牌商标相比，“上海张小泉”颜色深、字