金蝶实业公司是一家老国企，早在1986年就注册了“金蝶”商标，生产住宅排气道等产品。不久前，当这家企业想把“金蝶”商标延伸到一个新产品类别(水泥管类)时，却遇到了麻烦——金蝶软件公司对该商标申请提出了异议。

    金蝶软件公司是数字时代的后起之秀，于1996年、2001年在计算机软件等商品及服务上申请“金蝶”商标并获准注册，目前虽已在业内颇有名气，但尚未被认定为“驰名商标”。  “软件”认为自己的商标已满足中国驰名商标认定的全部要求，应视为驰名商标予以保护，故“实业”申请“金蝶”水泥管商标具有“搭便车、傍名牌”的恶意，损害了其权益，因此请求商标局对“实业”的“金蝶”商标不予核准注册。与此同时，“软件”提交了认定其为驰名商标的材料。

    评  析

    普通注册商标所有人有权禁止他人在相同或类似商品上注册或使用相同或近似的商标，而驰名商标却能享受到“跨类保护”的优惠待遇，因此“金蝶软件”急于申请认定“驰名商标”。回顾以往的一些商标异议案，不少厂家也是高举“驰名”大旗，处处“封杀”他人在异类商品上的注册。难道“驰名商标”的头衔真的是一把万能的“保护伞”——能够阻击他人在一切类别商品上的注册吗?实际上，“跨类保护”并不是“无限制的”保护。

    由于驰名商标的声誉较高，其所代表的商品具有较高的市场占有率，因此围绕驰名商标的不正当竞争行为远远多于普通商标，从而决定了驰名商标的专用权保护范围大于普通的注册商标——可以禁止他人在某些(乃至全部)非类似商品上注册或使用与驰名商标相同或近似的商标。然而，这种“跨类别禁止权”的行使是有复杂的限制性条件的。

    笔者参考了西方国家关于该类问题的理论——包括欧洲的“联想理论”和美国的“淡化理论”，从中归纳出：要判断一个驰名商标是否能够成功对抗“后商标”的申请注册或使用，即该驰名商标“跨类保护”的范围有多大，主要应考察两大关键因素：

    第一大关键因素是驰名商标的“先天条件”，即驰名商标本身的知名度大小和显著性(独创性)强弱。首先，“驰名商标”顾名思义是在一定范围内具有知名度的，也就是说在一定范围内被相当数量的公众所知晓，当别的企业在其他种类的商品上标注与驰名商标相同或类似的商标时，公众很有可能会联想到两企业之间存在某种关联，从而更乐于购买，这就是“搭便车”、“傍名牌”现象，学理上称为“联想”。可想而知，商标的知名度越大，发生“联想”的可能性就越大，相应地，对其保护的强度也就应该越大。由于驰名商标知名度的差别性，它们所受“跨类保护”的范围也理应有所区别。对于只在自己的行业范围内有名的商标，其他行业的人未必知晓，也就不会产生“混淆”或“联想”，因此，只能在类似商品类别上给予跨类保护，不应波及所有类别；其次，“跨类保护”的范围还与驰名商标的显著性 (独创性)有关。像“柯达 KODAK”、“海尔”这样的臆造商标，具有很强的显著性(独创性)，一旦被运用在其他任何种类商品上，便极易引起消费者的混淆或联想，因此应在所有类别上给予保护；而像“长城”这类由普通词汇构成的“叙述性商标”显著性较弱，较难断定他人是刻意模仿还是凑巧使用，故不宜“全面封杀”，以免剥夺他人的正当使用权，只能在相关类别上给予保护。例如，在“壳牌国际对沈阳腾达扇贝图形异议案”中，沈阳某调味品公司的“扇贝”商标驳倒了大名鼎鼎的英国“壳牌”的异议，关键原因就在于“贝壳”属于普通事物，缺乏独创性。联系该案，一方面，“金蝶件”的知名度是否已拓展到其他行业还有待考证，另一方面，“金蝶” 一词本身就属于普通词汇，而且金蝶实业公司最早申请并使用了该商标，显然“金蝶软件”使用该商标不具独创性，因此很难获得强保护。其实，关于驰名商标的“先天条件”在我国是可以找到相关法律依据的《驰名商标认定和保护规定》第十一条规定：“商标局、商标评审委员会以及地方工商行政管理部门在保护驰名商标时，应当考虑该商标的显著性和驰名程度。”

    第二大关键因素是后商标的“后天情况”，即考量后商标一旦被获准注册，其使用是否会误导公众或引起“联想”，致使驰名商标注册人利益受损。可能引起此种后果的方才考虑给予“跨类保护”，反之则不应给予，以保护后商标申请人的合法权益。我国新商标法第十三条对此已有规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”Trips协议对此也有明确的限制性条件——“会引起该等商品或服务与该注册商标所有人间之联想，且该注册商标所有人之利益可因该使用而受到损害”。

    具体说来，该“后天情况”又可从三个方面进行分析：后商标所有人主观上有无恶意抄袭、攀附驰名商标的故意；客观上会不会引起“误导”或“联想”的效果；结果上会不会造成对驰名商标所有人的“损害”或为后商标所有人带来“不当得利”。

    联系该案，首先，“金蝶实业”没有“搭便车”、“傍名牌”的故意，他的“金蝶”商标具有悠久的历史，初次申请的时间早于“金蝶软件”10年，其申请注册行为是延续企业以前的商标和名号，所借助的是自己原先建立起来的商誉。其次，两“金蝶”商标所要标注的商品不属于类似商品，两者的销售渠道和消费对象完全不同，再说购买其产品(水泥管)的消费群体想必也是有一定专业鉴别力的，因此客观上发生混淆的可能性很小，而且“金蝶实业”已在自己所度，消费者恐怕也不是因为受“金蝶软件”的声名影响而购买的吧?最后，既然老企业借助的是自己的商誉，那么也就不存在“不当得利”，既然老企业拥有商标在先，那么也就谈不上对新秀造成“淡化”的损害。可见，无论在“主观意图”上，或是在“客观效果”上，还是在“最终结果”上，“金蝶实业”都没有跨越雷池。

    综上所述，行政与司法机关需综合考量“驰名商标本身的显著性和知名度”以及“后商标的侵权可能性”，才能判断出该驰名商标是否能“跨类”对抗后商标的注册或使用。所以说，  “驰名商标的跨类保护”并不是“无限制的”。本案中，既然“先天”不足，而“后天”又无害，那么“金蝶软件”又有什么必要享受“跨类保护”呢?

    思  考

    跳出案外，笔者还想到了两个问题：

    首先，我国对驰名商标跨类保护的规定不够明确具体，且分布于各个层次的法律依据中，过于松散。特别是对于“依据驰名商标显著性和知名度的不同，跨类保护的范围应有所不同”这一点应在《商标法》中列出，而不是仅在层次较低的行政规定中提及。毕竟，在决定是否给予“跨类保护”时，驰名商标本身的“先天条件”也是占“半壁江山”的。否则，可能会显得行政和司法机关在处理商标确权争议时有较大的任意性，对当事人也有失公平。

    其次，驰名商标所有人在维护自身合法权益的同时也应适当顾及他人的应有的权利，“跨类保护”并不是万能的“尚方宝剑”，没有必要“赶尽杀绝”。说得大点，因为知识产权制度创立的目的就在于实现知识产权人个人利益与社会利益的平衡；说得小点，为了避免遭到败诉，白白浪费人力物力。

编辑日期：2004-2-

来源：中华商标 

作者：上海大学知识产权学院