近期，英国费德里克·沃恩公司(以下简称沃恩公司)向北京市工商行政管理部门投诉中国社会科学出版社(以下简称社科出版社)出版彼得兔系列图书侵犯其商标权。对此，社科出版社向北京市第一中级人民法院提起“确认不侵犯商标权”之欣。到目前为止，中国国家工商行政管理总局在对北京市工商行政管理局的批覆中，认定社科出版社侵犯沃恩公司的商标权，北京市工商行政管理部门据此对社科出版社的行为做出处理；而后一案仍在审理中。此商标权纠纷案在社会上引起了广泛关注。
对于此案，笔者认为，社科出版社在彼得兔系列故事丛书上使用彼得兔图形不侵犯沃恩公司的商标专用权。鉴于此案涉及到如何在图书这一特殊商品上合理地注册、使用和保护商标以及商标权和著作权的关系等一系列问题，而这个领域以往研究成果较少，笔者撰文谈谈自己的观点，希望能以此推动图书商标保护的完善和发展。
案情简介
毕翠克丝·波特是英国著名童话作家，在1902年至 1913年之间，她创作了以彼得兔为代表的一些可爱的小动物为角色的一系列童话故事，同时为每一部故事绘制了精美的插图。一个世纪以来，波特女士笔下的小动物的生动故事以及它们栩栩如生的形象受到了欧美国家小读者们的广泛喜爱，据说在英语国家里，几乎每一个孩子都拥有过一本她的作品。
波特女士于1943年去世。根据我国《著作权法》的规定，她所创作的作品(包括全部童话故事以及插图)自
1993年，就在波特女士的作品即将进入公有领域之际，第一个获得波特女士许可出版其作品，并在近一个世纪以来一直出版各种版本的彼得兔系列故事的英国出版商沃恩公司将波特女士的名字、彼得兔及其他众多动物角色的文字和图形均在我国申请了商标注册，且包含的商品十分广泛，仅在16类上就有图书、杂志、连环画刊物、文具、贺卡等数十种。
2003年4月，中国社科出版社与将波特女士的作品翻译成中文的张润芳女士签订图书出版合同，将其全部19篇动物故事结成四部故事集出版，书名分别为《彼得兔的故事》、《汤姆小猫的故事》、《点点鼠太太的故事》和《平小猪的故事》。上述四本书采用中英文对照方式，使用了波特女士绘制的全部插图。社科出版社将“彼得兔系列”文字及一幅奔跑的彼得兔图形使用在该丛书的封面、封底、书脊上，同时在内文的页码处也使用了该彼得兔图形。此书上市后不到一个月，沃恩公司即向此书的经销商发函，并向北京市工商行政管理部门投欣，认为该丛书对彼得兔文字和图形的使用侵犯了其在16类图书商品上的注册商标专用权。
社科出版社认为，该出版社是严格依据《著作权法》和有关新闻出版的法规合法地出版该套丛书的，其在波特女士的作品集中对“彼得兔系列”文字和彼得兔图形的使用完全是对波特女士作品的直接、合理的使用，这种使用完全是为指述其作品内容，而根本不能看作是对出版者的标识使用。基于以上理由，社科出版社认为，该社未侵犯沃恩公司的商标权，并以沃恩公司为被告，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，请求法院认定该出版社不侵犯沃恩公司的商标权。
关于沃恩公司将彼得兔图形在图书商品上的注册和使用
1．沃恩公司可否作为彼得兔图形的合法商标注册人?
答案是肯定的。波特女士对其创作的彼得兔系列童话中的全部美术作品(其中包括彼得兔图形)享有著作权。在该著作权有效期内，波特女士可以由其本人，或者经其授权由他人，将彼得兔图形在任何一种商品或服务上作为商标注册。沃恩公司是在波特女士著作权的有效期内经波特女士授权申请将彼得兔图形作为商标注册的，因此其享有该商标的主体资格合法、有效。他人如果未经沃恩公司允许，在图书商品上使用彼得兔图形，使人误以为该书为沃恩公司出版的，应属《商标法》第五十二条第一项“在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”的商标侵权行为。
2．沃恩公司在图书商品上的商标权是一种受到限制的权利
《商标法实施条例》第四十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号、或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正常使用。”国家工商行政管理总局《关于商标行政执法中若干问题的意见》第九条也指出：“下列使用与注册商标相同或者近似的文字、图形的行为，不属于商标侵权行为：(1)善意地说明商品或者服务的特征或者属性，尤其是说明商品或者服务质量、用途、地理来源、种类、价值及提供日期。”
图书是一种特殊的商品。表示图书商品质量、功能、主要用途的标记，可以是某一作者的名字，或其最有代表性的作品的名称，或其作品中的典型角色的名称和形象等。鲁迅笔下的阿Q、张乐平笔下的三毛的文字及其形象等皆属此类。以张乐平笔下的三毛的文字及其形象为例：假如甲经张乐平先生或其继承人允许，将三毛文字或其形象在图书作品上作为商标注册，乙也经同样合法许可出版三毛图书，乙要“正当使用”三毛文字和图形，必须符合两个条件，一是应善意地使用三毛文字或其图形，即该使用应作为图书内容的一部分或者是为了向读者标示该作品的内容；二是该使用不应作为商标标记，不能使读者对图书的出版者产生误认和混淆。只要满足了以上两个条件，乙将三毛图形作为标记使用在三毛系列作品中时就应该被认定为《商标法实施条例》第四十九条所指的“正当使用”，而甲则无权干涉。
在本案中，彼得兔图形也应属于这种情况。沃恩公司通过注册商标对彼得兔图形的保护是有一定边界的，不能无限扩大，不能妨碍他人在其合法权利范围内正当行使权利，即以在图书商品上注册的彼得兔图形商标来阻止他人在出版波特女士的作品时正当地使用彼得兔图
形。
3．沃恩公司对彼得兔图形的注册和使用情况
根据作者所掌握的材料，沃恩公司在其以英文出版的彼得兔系列作品中，按照国际出版界的惯例，标明其为该系列作品的出版者，同时没有将彼得兔图形作为其图形标志与该公司的文字名称排列在一起使用，而是在以不同的动物形象为主要角色的作品中，将该动物形象放在封面的中心位置。另外，沃恩公司还将由毕翠克丝·波特世界和彼得兔文字及图形组成的组合商标用在封底上。上述种种做法清楚地表明，沃恩公司并没有将彼得兔图形和其注册的其他图形作为商标使用，从而起到标示出版者的作用，而只是将其用来标示作品的内容和美化作品的外观。
鉴于以上分析，笔者认为，由于沃恩公司未将彼得兔图形作为商标使用，目前存在着任何人均可以依据《商标法》的规定，以该商标三年不使用为由，要求将该商标撤销的可能；其次，沃恩公司在16类的众多商品上将彼得兔图形作为商标注册后，以该商标阻止他人在波特女士的作品上正当使用彼得兔图形，其行为明显具有滥用权利之嫌；再次，沃恩公司甚至将毕翠可丝·波特的名字也在图书商品上注册，其行为的后果是显而易见的。试想，如果沃恩公司将该商标用在波特女士的作品上，该商标则不具有任何意义，如果将该商标用在其他人的作品上，由于波特女士在少年儿童读者群中享有极高的知名度，则有可能使小读者对该书内容及特点产生错误联想。沃恩公司将彼得兔文字在图书商品上注册后，诉社科出版社在彼得兔系列丛书上使用彼得兔文字侵犯其商标权的行为，实属无理。同时据笔者了解，沃恩公司近期还与中国某专门出版少年儿童图书的著名出版社签订合同，授权其出版因早已进入公有领域而其权利已不覆存在的全部彼得兔系列丛书。将上述事实联系起来看，沃恩公司明显具有通过注册商标的途径，达到长久地占有本已进入公有领域的波特女士作品的不正当目的。
社科出版社对彼得兔图形的使用是否属于“正当使用”?
通过前述分析可以得知，沃恩公司未将彼得兔图形作为区别商品生产者的标记使用，其在图书商品上注册彼得兔商标的目的不当，其权利状况也存在一定瑕疵。现在我们讨论问题的另一方面，即社科出版社是否侵犯了沃恩公司的商标专用权?
这里涉及到社科出版社对彼得兔图形的使用是否属于《商标法实施条例》第四十九条所指的“正当使用”的问题。
社科出版社在其出版的彼得兔系列丛书中，对彼得兔图形的使用形式可以归为两类，一类是在图书的封面、封底和书脊上使用，另一类是在内文中将其作为页码的衬底图案使用。下面我们对这两种使用形式分别予以分析。
1．在封面和书脊上，彼得兔图形与“欧洲绘本中英对照”、“彼得兔系列”等文字紧密地排列在一起。在封底上，彼得兔图形与“彼得兔系列”以及该系列中四本书的名称，即《彼得兔的故事》、《汤姆小猫的传说》、《点点鼠太太的故事》、《平小猪的故事》等文字紧密地排在一起。同时，在封面和书脊下部的显著位置上，标注了“中国社会科学出版社”的文字，其中书脊的“中国社会科学出版社”文字下方，还标注了该出版社的图形标志。
在商品上使用的图形标志，从其所起到的作用来看，可以分为以下几类：内容指示性标志、装饰性标志和表明商品来源的区别性标志。其中，只有区别性标志起到商标的作用。在一般商品上，内容指示性标志和装饰性标志经常结合在一起，例如在茶叶包装盒上，满目碧绿的茶园可以同时起到内容指示和装饰的作用。图书商品上也有这种情况，如在图书封面上，内容指示性标志和装饰性标志往往是“合二为一”的。从社科出版社对彼得兔图形的上述使用情况来看，我们不难得出这样的结论，出版社使用该图形的目的是向读者表明这部书的内容，因此应属于“正当使用”。
这里有必要提一下，即本案中的两个特殊情况易导致在侵权认定中产生错误认识。一个是该系列丛书仅有一部是关于彼得兔的故事，而其他三部内容和彼得兔没有关系，因此在其他几部作品中使用彼得兔图形被认作侵权行为。这种观点似有道理，但实际上是站不住脚的。从波特女士的生平经历来看，彼得兔故事是她发表的第一部童话故事，而且也是她的作品中众多动物角色中最著名、最有代表性的一个。在英语国家里，人们常常用《彼得兔故事大全》、《彼得兔和他的朋友们》来表示波特女士的全部动物童话作品。沃恩公司在其出版的波特女士的全部作品中使用包括彼得兔文字和图形的组合商标的事实，也印证了这一情况。更进一步的是，彼得兔实际上已成为波特女士系列作品的代称和标志，甚至她长时期居住地英国湖区也被称为“彼得兔的家乡”。在这种情况下，社科出版社用彼得兔故事系列来指称波特女士的全部动物童话系列作品，同时附以彼得兔图形，完全是一种合理的、善意的使用，完全符合《商标法实施条例》第四十九条所指情形，根本谈不上侵权。
另一个情况是，波特女士创作了很多幅彼得兔的插图，而沃恩公司只是将其中的若干幅注册为商标。有人因此认为，社科出版社如果使用了注册为商标的图形，就是侵权。实际上这种观点也是片面的。理由有两点，首先，波特女士的全部作品均已进入公有领域，任何人都可以在出版其作品时正当地使用其中任何一幅美术作品；第二，波特女士的确创作了若干彼得兔的插图，但并不是每一幅都适宜用作装饰性和内容标示性标记使用，沃恩公司注册为商标的几幅彼得兔图形，无疑是波特女士笔下的彼得兔图形中最精彩、最有代表性的作品。社科出版社挑选了其中的一幅，恰好与沃恩公司注册的图形相同，这也是很自然的事情，属于正当使用，而不应认定为侵权。
2．在内文中作为页码衬底图案的使用。我们可以从三个方面分析。首先，从表现手法上看，在少年儿童图书中，将作品主要角色的形象作为页码的装饰图案使用，是出版者为提高书籍质量、活跃书籍版面、丰富表现手法而经常采用的一种手段，属于装饰性使用。其次，从和图书内容的关系上看，该图形无疑同出现在封面、封底、书脊上的彼得兔图形一起，共同起到标示该书内容的作用。另外，从图书出版的惯例上看，图书正文中一般是不刊登任何有关出版者的信息的，因此该图形只能是图书正文内容的一部分，不可能起到标示该图书出版者的作用。
社科出版社对彼得兔图形的使用是否引起了读者的误认?
在商标侵权认定中，商标是否引起消费者对商品的提供者或服务的提供者产生误认，是判断是否侵权的核心因素。在本案中，社科出版社按照国家有关法规的规定以及出版界的惯例，准确、规范地标注了该社的名称和图形标志，同时正当地使用彼得兔的文字和图形，因此不论是在封面、封底、书脊上，还是在内文中，任何一个读者都不可能将彼得兔图形误认为标示该书出版者的标识，更没有可能将该图书认为是沃恩公司出版的，因此误认的可能性根本不存在。
根据以上分析，笔者认为，社科出版社在其出版的彼得兔系列丛书上使用彼得兔图形的行为没有侵犯沃恩公司的注册商标专用权。
编辑日期：2004年第1期
来源：中国专利与商标
作者：仁言
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