（2004）一中民初字第8421号

　　原告山东天同高圣投资管理有限公司，住所地济南市市中区舜耕路7号。

  　法定代表人王金夏，执行董事。

  　委托代理人马翔，北京市天驰律师事务所律师。

  　委托代理人马佰刚，北京市天驰律师事务所律师。

  　被告天同基金管理有限公司，住所地上海市浦东新区源深路273号。

  　法定代表人柳亚男，董事长。

  　委托代理人史玉生，北京市金杜律师事务所律师。

  　委托代理人白亚铮，上海市通力律师事务所北京分所律师。

  　被告中国银行北京市西城区支行，住所地北京市西城区阜外大街五号。

  　法定代表人邱培东，行长。

  　委托代理人陈立娜，女，汉族，1979年4月23日出生，中国银行北京市西城区支行职员，住北京市朝阳区芳园里27楼402号。

  　委托代理人刘立平，男，汉族，1949年11月21日出生，中国银行北京市西城区支行干部，住北京市西城区三里河一区37栋3门3号。

  　原告山东天同高圣投资管理有限公司（简称天同高圣公司）诉被告天同基金管理有限公司（简称天同基金公司）、中国银行北京市西城区支行（简称中行西城区支行）侵犯注册商标专用权纠纷一案，本院2004年8月9日受理后，依法组成合议庭，于2005年3月17日公开开庭进行了审理。原告天同高圣公司的委托代理人马翔、马佰刚，被告天同基金公司的委托代理人史玉生、白亚铮，被告中行西城区支行的委托代理人陈立娜、刘立平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

  　原告天同高圣公司诉称：山东大和投资管理有限公司于2001年8月14日经国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）核准注册了“天同”文字商标，商标注册号为1619837，核定服务项目为36类资本投资、基金投资等。2002年5月29日，经商标局核准，第1619837号商标注册人变更为天同高圣公司，原告是第1619837 号“天同”商标专用权人，在第36类资本投资、基金投资等服务上享有商标专用权。2001年12月28日，原告将“天同”商标许可张建国使用，2004年4－5月间，被许可人张建国到上海市工商行政管理局申请天同高圣上海天同基金投资管理、山东天同高圣上海天同基金投资管理等8项企业名称登记，但未予核准。被告天同基金公司成立于2002年8月30日，是从事专业指数化投资管理的基金管理公司，其分别于2003年1月26日、2004年9月28日开始发售天同180指数基金和天同保本基金，并在网站宣传、印刷资料、基金契约及公开说明书等上使用“天同”字样。被告天同基金公司主要委托中国农业银行、中国银行等代销机构在全国范围内公开发售天同基金。根据被告天同基金公司对外发行的《天同180指数证券投资基金2003年年度报告》显示，2003年其发行天同基金总额为13亿元人民币，天同基金公司收取基金管理费12 186 588.52元，原告要求天同基金公司赔偿2003年原告受到的经济损失600万元。本案受理后，被告天同基金公司不仅继续发售“天同180指数基金”，而且自2004年9月28日，又发行“天同保本增值基金”，其侵犯原告的“天同”注册商标专用权具有恶意。被告中行西城区支行未经商标权人许可，擅自发售带有“天同”商标的基金，并在印刷资料上使用“天同”字样。嫣焱鸸竟芾怼⒈桓嬷行形鞒乔蟹⑹鄣?SPAN lang=EN-US>“天同”基金上的“天同”商标与原告核准注册商标完全相同，被告所从事的服务与原告“天同”商标核定使用的金融服务完全相同，根据商标法第五十二条规定，被告天同基金公司、被告中行西城区支行的行为已经构成在相同服务项目上使用相同商标的侵犯注册商标专用权行为，应承担侵权民事责任，被告还应支付原告制止侵权行为所支付的调查取证费用和律师费用。据此，原告天同高圣公司请求法院判令：1、被告天同基金公司、被告中行西城区支行停止侵权；2、被告天同基金公司赔偿原告2003年的经济损失600万元；3、被告天同基金公司赔偿原告2004年的经济损失400万元；4、被告天同基金公司赔偿原告因制止侵权行为支付的合理费用律师费10万元，公证费2100元；5、被告天同基金公司在全国发行的报纸上刊登声明，消除影响；6、被告天同基金公司承担本案诉讼费。

  　被告天同基金公司未提交书面答辩意见，其在庭审中口头答辩称：天同基金公司对“天同”文字拥有合法在先权利。“天同”是天同基金公司主要发起人“天同证券有限公司”于1999年获准使用的企业名称中的字号，早于原告获得注册商标的时间，天同基金公司对“天同”文字的使用是作为企业字号使用的，其为表示基金管理人的身份，用企业字号命名开放式基金的名称是行业惯例，也是深圳交易所要求使用企业字号命名基金名称以径直揭示基金管理者。天同基金公司将“天同”文字与其它文字结合使用，并未突出使用，“天同”不是作为商标使用，没有造成混淆；天同基金公司发行、管理基金与原告的商标核定的服务不相同也不类似，原告没有发行管理基金的权利，并且原告的“天同”商标缺乏知名度，行业内不会仅凭“天同”二字就将原告的商标与天同基金公司发行管理的基金相混淆。原告的诉讼请求缺乏依据，天同基金公司获利与使用“天同”文字没有关系，天同基金公司亦从未从发行、管理基金上获利。原告享有的商标权仅是财产权，不涉及名誉、商誉的侵害，不适用停止侵害、消除影响的救济方式。综上，请求法院驳回原告天同高圣公司的诉讼请求。

  　被告中行西城区支行未提交书面答辩意见，其在庭审中口头答辩称：天同基金公司发行基金是经过中国证券监督管理委员会（简称证监会）批准的，中国银行与天同基金公司签订了销售代理协议，所有手续均完备，中行西城区支行的代销行为是直接受总行领导的，没有侵犯原告的注册商标专用权。

  　经审理查明：

  　1999年6月3日，国家工商行政管理局企业注册局作出（国）名称变核内字[1999]第125号“企业名称变更核准通知书”，载明：核准山东证券有限公司企业名称变更为：天同证券有限责任公司。以上名称在企业登记主管机关核准变更登记，换发营业执照后生效。本通知书有效期至1999年12月2日。

  　2000年6月19日，山东大和投资管理有限公司向商标局提出“天同”商标注册申请。2001年8月14日，经商标局核准，山东大和投资管理有限公司获得了“天同”文字注册商标，核定服务项目为第36类资本投资、基金投资、金融分析、金融咨询、金融信息、证券交易行情、期货经纪、信托、受托管理。商标注册号为1619837，有效期自2001年8月14日至2011年8月13日止。

  　2001年7月13日，证监会作出了证监机构字[2001]21号“关于核准山东证券有限责任公司更名、增资扩股及划分为综合证券公司的批复”，准许山东证券有限责任公司更名为“天同证券有限责任公司”，要求其换领《经营证券业务许可证》和《证券经营机构营业许可证》，并到工商行政管理部门办理注册登记。

  　2001年12月28日，天同高圣公司（甲方）与张建国（乙方）签订商标使用许可合同，约定将第1619837号“天同”商标许可张建国使用，期限自2001年12月28日至2010年12月27日止。许可使用费每年一缴（陆万元），九年共计五十四万元。甲方授权乙方在江苏省、浙江省和上海市地区独家使用，具有排他使用权。2002年3月7日，该商标使用许可合同报商标局备案，2002年8月12日，商标局发出商标使用许可合同备案通知书。张建国分三次向天同高圣公司交纳了2002年－2004年三年的商标使用许可费。

  　2002年1月22日，证监会作出证监基金字[2002]2号“关于同意筹建天同基金管理有限公司的批复”，该批复载明：同意天同证券有限责任公司、上海久事公司等作为发起人筹建天同基金公司，同意天同证券有限责任公司为主要发起人……天同基金公司筹建就绪后，应向我会申请正式开业。

  　2002年5月29日，经商标局核准，第1619837号“天同”商标注册人名义变更为天同高圣公司。

  　2002年11月25日，证监会作出证监基金字[2002]88号“关于同意天同180指数证券投资基金设立的批复”，同意天同基金公司发起设立天同180指数证券投资基金，基金类型为契约型开放式。同意天同基金公司为基金管理人，中国银行为基金托管人。天同基金公司应在本批复下发之日起六个月内进行基金的设立募集活动……

  　2003年1月27日，中国银行与天同基金公司签署销售代理协议及补充协议，天同基金公司同意委托中国银行作为天同180指数证券投资基金的销售代理人。

  　2004年5月8日，在上海市工商行政管理局网站上，经张建国查询检索，其于2004年4月20日至2004年5月6日，共向上海市工商行政管理局提出了8项含有“天同”字样的企业名称注册申请，经检索均未通过。

  　2004年5月8日，经天同高圣公司申请，山东省济南市公证处对董磊（天同高圣公司职员）登录“天同基金管理有限公司”网站并打印相关网页内容的情况进行了公证，并制作了（2004）济南证经字第3004号公证书，该公证书显示：在天同基金公司的网站上，有天同基金公司简介、公司大事记、基金概况等内容的相关信息。在“天同基金公司简介”中载有：天同基金公司成立于2002年8月23日。在“公司大事记”中载有：2002年12月2日，天同180指数证券投资基金获准设立。在“基金概况”中载有：天同180指数证券投资基金，基金类型：契约型开放式基金，基金管理人：天同基金公司，基金托管人：中国银行，基金销售机构：天同基金公司、中国银行等，管理费率：1.00％。在“天同180指数证券投资基金2003年年度报告”中载有基金基本资料：基金成立时间：2003年3月15日，本次募集总份额：1 929 789 525.65份，基金管理人报酬：12 186 588.52元，基金托管费2 437 317.73元等。天同高圣公司为此支付了公证费600元。

  　2004年6月14日，证监会作出证监基金字[2004]86号“关于同意天同保本增值证券投资基金设立的批复”，同意天同基金公司发起设立天同保本增值证券投资基金，基金类型为契约型开放式。同意天同基金公司为基金管理人，中国农业银行为基金托管人。天同基金公司应在本批复下发之日起六个月内进行基金的设立募集活动……

  　2004年7月17日，经天同高圣公司委托代理人马翔申请，北京市海淀第二公证处在北京市西城区阜成门大街5号中行西城区支行对马翔取得宣传册及名片的行为进行了公证，并制作了（2004）京海民证字第4006号公证书。在现场取得的天同180指数证券投资基金宣传册上载明：基金管理人：天同基金公司；基金托管人：中国银行等相关信息。山东天同咨询公司为此支付了公证费1500元。

  　2005年2月2日，天同高圣公司向北京市天驰律师事务所支付了10万元律师费。

  　为证明在基金名称中加入基金管理人的简称并不是行业惯例，天同高圣公司向本院提交了：大成基金管理公司旗下管理的封闭式基金为“基金景阳”，华安基金管理公司旗下管理的封闭式基金为“基金安信”、“基金安顺”，博时基金管理公司旗下管理的封闭式基金为“基金裕阳”、“基金裕元”，华夏基金管理公司旗下管理的封闭式基金为“基金兴华”、“基金兴和”等。

  　为证明“180指数基金”系一类基金通用名称，“天同180指数证券投资基金”中，“天同”为该基金名称，天同高圣公司向本院提交了“华安上证180指数增强型证券投资基金简介”，该简介中载明的基金类型为契约型开放式。

  　为证明在基金名称中加入基金管理人的简称是行业惯例，天同基金公司向本院提交了：1、中国易富网查询的基金列表，在总计约110余支开放式基金中，90％以上的基金使用了基金管理公司的字号作为基金简称部分；2、《深圳证券交易所开放式基金代码及简称编制规则》，其中第四条载明：开放式基金的简称由4个汉字字符串或长度不超过4个汉字的字符串构成，字符串的前两位必须为汉字，代表基金管理公司的名称。

  　天同基金公司向本院提交了2003年度利润表，证明2003年基金管理收入为12 186 588.52元，营业利润为－13 496 375.29元，2004年会计月度报表，证明2004年主营业务（基金管理）收入为13 990 575.75元，营业利润为－20 702 172.68元。

  　以上事实有商标注册证及核准变更商标注册人名义证明、公证书、基金管理公司信息资料、商标使用许可合同及备案通知书、商标使用许可费收据、企业名称检索查询单、天同180指数证券投资基金季度报告、天同保本增值证券投资基金季度报告、公证费收据、律师费收据、企业名称变更核准通知书、商标公告、证监会批复、开放式基金简称列表、深圳证券交易所开放式基金代码及简称编制规则、天同基金公司2003年度、2004年利润表、销售代理合同及补充协议及当事人陈述等证据在案佐证。

  　本院认为：

  　原告天同高圣公司经国家商标局核准注册了“天同”文字商标，因此，其对该商标在核定的服务项目（资本投资、基金投资、金融分析等）上享有注册商标专用权，依法应受到保护。

  　商标法第五十二条第（一）项规定：未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。本案中，原告天同高圣公司指控被告天同基金公司侵犯其注册商标专用权的行为是天同基金公司在其发行、管理的证券投资基金上使用了原告的注册商标“天同”，其所从事的服务与原告“天同”注册商标核定的服务完全相同。故被告天同基金公司所发行、管理的“天同180指数证券投资基金”、“天同保本增值证券投资基金”中“天同”是否作为商标使用，投资基金的发行、管理与原告“天同”注册商标核定使用的服务项目资本投资、基金投资、金融分析等是否相同或者类似是本案审理的关键。

  　本院认为，首先，在“天同180指数证券投资基金”、“天同保本增值证券投资基金”的名称中，180指数、保本增值均指明了该基金产品的特点，是一类基金产品的通用名称，并不具有显著性，而“天同”才是该基金的显著识别部分，故“天同”文字在“天同180指数证券投资基金”、“天同保本增值证券投资基金”中系作为基金的区别性标志使用，具有商标的属性。其次，原告的“天同”注册商标核定使用的服务项目资本投资、基金投资、金融分析等主要是金融服务类的信息、咨询、投资管理、投资服务等，原告在上述服务类别上对“天同”注册商标享有专用权。被告天同基金公司是从事投资基金发行、管理的企业法人，其发行、管理投资基金的业务范围与原告“天同”注册商标核定使用的服务是相类似的。被告天同基金公司关于其发行、管理基金与原告天同高圣公司“天同”注册商标经核定的服务不相同亦不相类似的抗辩主张不能成立，本院不予采信。天同基金公司发行、管理“天同180指数证券投资基金”、“天同保本增值证券投资基金”，中行西城区支行销售“天同180指数证券投资基金”、“天同保本增值证券投资基金”的行为，属于未经商标注册人许可，在类似的服务上使用了与其注册商标相同的商标的情形，侵犯了原告天同高圣公司对“天同”注册商标享有的专用权，应承担停止侵权、赔偿损失的侵权责任。但天同基金公司发行、管理基金是经过有关证券监督管理机构批准的，中行西城区支行系依据中国银行与天同基金厩┒┑南鄞硇椋谏蟛榱颂焱鸸痉⑿谢鸬淖矢窈蠼邢鄣模洳⒉恢老鄣幕鹎址噶怂说淖⒉嵘瘫曜ㄓ萌ǎ手行形鞒乔幸婪ú挥Τ械Ｅ獬ピ鹑巍＜谠嫣焱呤ス疽辔辞肭笾行形鞒乔信獬テ渚盟鹗В手行形鞒乔胁怀械Ｅ獬ピ鹑巍Ａ硗猓荼驹翰槊鞯氖率担?SPAN lang=EN-US>“天同180指数证券投资基金”、“天同保本增值证券投资基金”发行的数量巨大，所涉及的基金持有人人数众多，并且变更基金名称的程序相对复杂，故应给予天同基金公司一定的履行期限。逾期仍不履行的，则应按照发行、管理基金的种类，每年须向原告天同高圣公司支付经济补偿金，直至基金名称变更之日止。参照原告天同高圣公司商标许可使用费的数额，本院确定每种基金每年的补偿费为25万元人民币，并于其应停止侵权行为之日起算。

  　根据本院查明的事实，原告的“天同”商标于2000年6月向商标局提出注册申请，2001年8月14日经核准注册，而被告天同基金公司成立于2002年8月，其主要发起人天同证券有限责任公司至少在2001年7月17日时，企业名称仍是“山东证券有限责任公司”，故天同基金公司对“天同”文字不享有任何在先的权益，其关于对“天同”文字享有在先合法权利的抗辩主张不能成立，本院不予支持。由于天同基金公司系2002年8月注册成立，在其对“天同”文字并不享有在先的合法权利的情况下，其关于以基金管理人的字号作为基金名称的首部是证券行业的惯例，“天同”系其对企业字号的合理使用的抗辩主张亦不能成立，本院亦不予支持。

  　关于损失赔偿数额的计算，原告天同高圣公司系根据被告天同基金公司2003年、2004年发行、管理基金的管理费收入进行计算。对此，本院认为，投资基金管理者收取基金管理费是其正常经营收益，无论基金管理者发行、管理何种基金，均应收取管理费用。本案中，原告天同高圣公司并未举证证明其因天同基金公司的侵权行为所受到的损失，亦不能证明天同基金公司收取的基金管理费与使用“天同”文字有必然的关系，故其依据天同基金公司所收取的基金管理费计算损失赔偿数额的方式，没有依据。本院将参照天同高圣公司与他人的商标许可使用费的种类和数额、侵权行为的性质、期间、后果、原告为制止侵权行为所支付的合理开支等因素，在法律规定的范围内酌情综合确定。

  　由于注册商标专用权是商标权人的一项财产权，原告天同高圣公司并未举证证明被告的侵权行为使其商业信誉受到了侵害，故原告天同高圣公司要求被告天同基金公司公开赔礼道歉，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

  　综上，被告天同基金公司发行、管理“天同180指数证券投资基金”、“天同保本增值证券投资基金”，被告中行西城区支行销售“天同180指数证券投资基金”、“天同保本增值证券投资基金”的行为侵犯了原告天同高圣公司在第36类服务项目上享有的“天同”文字注册商标专用权，应承担停止侵权的民事责任，天同基金公司还应赔偿原告天同高圣公司的经济损失。原告要求判令两被告立即停止侵权的诉讼请求，有事实和法律依据，本院予以支持，但应给予被告相应的履行时限，逾期不履行，须每种基金每年向原告天同高圣公司支付注册商标专用权补偿费。原告天同高圣公司要求被告天同基金公司赔偿其经济损失和诉讼合理费用10 102 100元，明显过高，本院将依法酌情确定。原告天同高圣公司要求被告天同基金公司在全国性报纸上公开赔礼道歉，没有事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、第五十六条，最高人民法院法释[2002]32号《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十六条、第十七条、第二十一条之规定，本院判决如下：

  　一、 被告天同基金管理有限公司、被告中国银行北京市西城区支行自本判决生效之日起九十日内，停止侵犯原告山东天同高圣投资管理有限公司注册商标专用权的行为，逾期不履行，每种基金每年向原告山东天同高圣投资管理有限公司支付注册商标专用权补偿费二十五万元；

  　二、 被告天同基金管理有限公司自本判决生效之日起十日内，赔偿原告山东天同高圣投资管理有限公司经济损失三十万元；

 　 三、 驳回原告山东天同高圣投资管理有限公司的其他诉讼请求。

  　案件受理费60 520.50元，由原告山东天同高圣投资管理有限公司负担50510.50元（已交纳），由被告天同基金管理有限公司负担100 10元（于本判决生效后7日内交纳）。

  　如不服本判决，双方当事人可在本判决送达之日起15日内，向本院递交上诉状及其副本，并交纳上诉案件受理费60 520.50元，上诉于北京市高级人民法院。上诉期满后7日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。

                             审  判  长    刘海旗

                          审  判  员    任  进

                          代理审判员    李燕蓉

                       二 Ｏ Ｏ 五 年 六 月 二 十 日

                             书  记  员    王晫