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作为营业标识的“TOTO”:正当使用还是侵权
2005年12月02日来源:

 

 

代表人宋德良在工商行政管理机关注册登记了郑州()建材大世界永良洁具经营部(以下简称永良经营部),经营范围为卫生洁具的零售。

    20024月起,东陶经营部、永良经营部未经东陶会社许可,在其位于郑州市东建材大世界东区510号的营业场所悬挂巨幅“TOTO”标识及在店铺外墙上使用“TOTO”、“日本东陶”字样。东陶会社发现后向郑州市中级人民法院提起侵权诉讼。

    裁判要旨

    郑州市中级人民法院经审理认书》,亦未提交其他证据证明其享有合法的企业名称权,故东陶会社要求判定龙头公司、宋德良侵犯该会社企业名称权并承担相应民事责任的请求不予支持。据此,该院作出判决:一、龙头公司、宋德良立即停止侵犯东陶会社注册商标专用权的行为;二、龙头公司、宋德良共同赔偿东陶会社经济损失80000元;三、龙头公司、宋德良在河南省级报纸上刊登对东陶会社的致歉声明;四、驳回东陶会社的其他诉讼请求。

    宣判后,龙头公司、宋德良不服,向河南省高级人民法院提起上诉。龙受到损失;国家工商局的通知在商标法修改后已经失效;  本人销售“TOTO”产品价值仅为5240元,原审判决赔偿80000元明显过高。

    河南省高级人民法院经审理认为,东陶会社所诉东陶经营部、宋德良未经许可,在其位于郑州东建材市场东510号的营业场所的招牌上及外墙使用  TOTO”、“日本东陶”字样行为发生于20024月以后,对该行为应依据于2001 121日起施行的《中华人民共和国商标法》对本案事实进行审查、认定。《中华人民共和国商标法》第五十二条、《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条明确规定了侵犯注册商标专用权的行为,而本案东陶会社诉东陶经营部、宋德良的相关行为,与上述法律、法规规定的侵犯商标专用权的行为并不相符。原审法院所依据的国家工商行政管理局《关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店(专修店)企业名称及营业招牌的通知》,是国家工商行政管理局根据 1993年2月22修订的《中华人民共和国商标法》制定的,2001年 10月27日修订后的《中华人民共和国商标法》实施后,该通知已经失去了相应的法律基础。原审法院依据该通知认定龙头公司的分支机构东陶经营部、宋德良的行为侵犯了东陶会社的注册商标专用权,适用法律不当。东陶会社未能提供证据证明东陶经营部、宋德良销售了假冒的“TOTO'’产品。东陶经营部、宋德良在其经营场所外悬挂“TOTO”商标,系对其经营的商品进行广告宣传,并未侵犯“TOTO'’注册商标专用权,东陶会社也未因此受到任何经济损失。东陶经营部、宋德良的行为不是我国商标法规定所要制裁的侵犯注册商标专用权的行为。据此,二中法院判决:一、撤销郑州市中级人民法院 (2002)郑民三初字第12号民事判决。二、驳回东陶会社的诉讼请求。评析

    本案案情并不复杂,其中涉及的对商标侵权的法律适用问题、商标正当使用的判定问题具有相当的典型意义,也是司法实践中迫切需要统一的问题。

    一、《商标法》、《商标法实施条例》是否已穷尽列举了商标侵权行为?

    《商标法》第五十二条第一、二、三、四项虽然以列举的方式规定了四类明确的商标侵权行为,但同任何成文法一样,该条不可能穷尽列举其所要禁止的商标侵权行为,因此该条第()项将立法时尚不能预见的商标侵权行为笼统地规定为“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”,此款即为所谓的兜底性条款。为了便于执法,国务院颁布的《商标法实施条例》对《商标法》第五十二条第()项所要规制的行为作出了解释,即该条例第五十条将  “在同一种或者类似商品上,将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品使用,误导公众的”、“故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的”二种行为规定为侵犯注册商标专用权的行为。但《商标法实施条例》事实上未能穷尽列举《商标法》第五十二条第()项所称的侵权行为。这从该条的表述上即可看出,因为其只是讲“有下列行为之一的,属于商标法第五十二条第()项所称侵犯商标专用权的行为”,即所列举的行为属于侵犯商标专用权的行为,而并没有宣示《商标法》第五十二条第()项所称的侵犯商标专用权的行为仅指下列行为。此外,最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》 (以下简称《商标法司法解释》)第一条就列举了另外三种商标侵权行为,其表述同《商标法实施条例》一样。因此,从上述规定可以看出,一法一条例一解释并未能穷尽列举所有的商标侵权行为。

    正是由于成文法的不周延性,因此当行为人的行为在成文法中找不出相对应的规定时,要么通过适用兜底条款,要么适用法律原则,以此来让行为人承担相应的责任。因此,本案二审法院以行为人实施的行为不符合《商标法》、《商标法实施条例》以及《商标法司法解释》所列举的商标侵权行为,以此得出其不构成商标侵权的结论显然是一个不严密的推论。

    二、民事诉讼程序中,法院能否直接判定行政机关的规范性文件失去法律基础?

    本案中,二审法院在判决理由中提到,《关于禁止擅自将他人注册商标用a专卖店(专修店)企业名称及营业招牌的通矢口》(以下简称《通知》)是国家工商行政管理局根据1993222修订的《中华人民共和国商标法》制定的,2001102了日修订后的《中华人民共和国商标法》实施后,该通知已经失去了相应的法律基础。从文意表达来看,二审法院虽然使用了"失去法律基础"而未用失效,但其实际要表达的即是该通知已失效,法院能否在民  事诉讼中对行政机关的此类通知作出失效判定呢?

    1996年6月10,国家工商行政管理局以工商标字(1996)157号发出《通知》。从法律规范制定的权限考虑,国家工商行政管理局只是国务院的一个部门,因此其只能制定行政规章以下的规范性文件。很显然,上述《通知》不属于行政法规是毫无疑义的。该《通知》也不属于依宪法、法律授权和依行政立法法定程序制定的规范性文件,因此也难以纳入行政规章的范畴。由此可以作出这样的推断,《通知》至多属于行政法规、行政规章以外的其他行政规范性文件。

    行政规范性文件是指国家行政机关为执行法律、法规和规章,对社会实施管理,依法定权限和法定程序发布的规范公民、法人和其他组织行为的具有普遍约束力的政令。

    行政规范性文件不仅对行政管理相对方的个人、组织具有拘束力和强制执行力,而且对行政机关本身也具有确定力,行政规范性文件一经发布,行政机关非经法定程序不得任意  撤销、改变、废止。行政规范性文件作为行政执法的依据只有在无相关的法律、法规和规章的规定或规定得 "弹性过大"而作为它们的补充和细化时,才能被援引作为行政执法的依  据。国家工商行政管理局正是在《商标法》无具体规定的情况下,才以通知的形式向各地工商行政机关发出《通知》,因此《通知》从法律效力上讲属于行政法规、行政规章以外的行  政规范性文件。各级工商行政机关根据该《通知》的要求可以对属于通知中禁止的行为进行行政处罚。

    人民法院审理民事纠纷案件的目的是解决当事人之间的纷争,通过对事实的认定和法律的适用来确认涉讼当事人的权利和义务。而行政规范性文件的制定、撤销有着其严格的程序,它不是民事诉讼所能管辖的。因此,在民事诉讼中,人民法院需要对某一民事行为是否违法作出判断时,就是否援引行为规范性文件规定可以作出选择,但无权对行政规范性文件的效力状态作出判定,这是行政权与司法权相互独立的本质要求使然。除非是相关的行政规范性文件已由发布该文件的行政机关通过法定程序撤销、改变或废止。本案中,国家工商行政管理局在《商标法》修订后并未以法定程序撤销、改变或废止《通知》。因此,从形式上而言,该《通知》并未因发布者自身的行为而失去法律效力。

    在国家工商行政管理局并未撤销、改变或废止《通知》,2001年修订的《商标法》也并未取消《通知》所依据的修订前《商标法》的相应规定的情况下,本案二审法院以《商标法》己修订为由即认定依据修订前的《商标法》制定的行政规范,I生文件失去法律基础的理由显然是不充分的,同时也难免给人一种以司法权代替行政权的感觉。

    三、东陶经营部、永良经营部在其经营场所外悬挂巨幅 "TOTO"商标标识属于对商标的合理使用还是商标侵权行为?

    从法院判决认定的事实来看,并未提及东陶经营部及永良经营部只经营“TOTO'’洁具,但二申法院在本院认为部分提及了“东陶经营部、宋德良在其经营场所外悬挂TOTO商标,系对其经营的商品进行广告宣传”,因此本文对相关问题的讨论建立在东陶经营部、永良经营部经销合法使用“TOm”商标的商品的基础上。

    毫无疑义,东陶经营部、永良经营部对“TOTO”的使用完全是商标意义上的使用,虽然“TOTO”在英语中是小孩、婴儿的意思,但当其被与卫生洁具联系时,消费者一般也不会想到小孩、婴儿,而只是反映为“TOTO"。因此,东陶经营部、永良经营部在其经营场所悬挂巨幅“TOTO”标识符合商标合理使用的条件中的“商标意义上的使用”和商业性使用两个条件。东陶经营部、永良经营部并未在其经营场所使用其经核准登记的字号或名称是一个不争的事实,因此,其在经营场所悬挂巨幅“TOTO”标识是否属于善意的、指示性使用,则是认定其是合理使用还是商标侵权的关键。如果东陶经营部、永良经营部为了说明其销售的商品而在符合工商业诚实惯例的情况下使用“TOTO”商标,则应为法律所允许。但问题是,东陶经营部、永良经营部在未宣示其经营者主体身份的情况下,突出使用“TOTO”商标,可能会使公众对商品的来源产生混淆,即由于建材市场的特殊性,消费者可能会将其认为是“TOTO"卫生洁具的生产者,因而这种使用不能认为是对商标的合理使用。当然如果东陶经营部、永良经营部经销的不完全是“TOTO  商品,或销售的是假冒“TOTO”商标的商品,则必然构成商标侵权,但这有赖于东陶会社的举证,本文中对此不展开阐述。

    作者单位:江苏省南通市中级人民法院

 

 

 

编辑日期:2004年第11 

来源:中华商标 

作者:闵山

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