【案情摘要】

   原告(被上诉人)：杭州民生药业集团有限公司(以下简称杭州民生药业公司)

   被告(上诉人)：江西南昌桑海制药厂(以下简称南昌桑海药厂)

    原告杭州民生药业公司诉称，1987年，原告将自行研制的“21金维他”向国家工商行政管理总局商标局(以下简称国家商标局)提出“21金维他”商标注册申请，经国家商标局核准并获注册，商标注册证号为297849；1992年5月，原告又将其英文字母“2lSUPER--VITA”向国家商标局申请商标注册，经国家商标局核准，商标注册证号为595941。

    1988年，国家卫生部曾将“2l金维他”作为商品名收人《中华人民共和国省、自治区、直辖市药品标准品种汇编》(以下简称中国药品标准品种汇编)。1990年，被告试制移植生产“21金维他”。为此，原告向江西省工商行政管理机关申请查处未果。2000年5月22日，经国家药品监督管理局批复，原告生产的“21金维他”改为“多维元素片(21)”，使用商品名为“21金维他”；被告生产的“多维元素片(21)使用商品名为“桑海金维”，并明确自2000年7月1日起实行。但被告至今一直使用“21金维他”以及英文字母“21SUPER--VITA”制售药品，其行为严重侵犯了原告的注册商标专用权。请求判令被告赔偿因其侵权行为给原告造成的经济损失500万元，并承担本案的诉讼费用。

    被告南昌桑海药厂答辩称：“2l金维他”是药品通用名称。

  1990年，我厂经批准生产被收入《中国药品标准品种汇编》所载品种的“2l金维他”，符合法律及有关药政法规规定。我厂使用的商标是经国家商标局核准注册的“桑海”商标。因此，我厂生产、销售桑海牌“21金维他”并不构成商标侵权，这也是1992年江西省三级人民法院判决所确定的事实。但原告将药品的通用名称“21金维他”作为商标注册，其行为违反了商标法的有关规定。对此，我厂已向国家商标局提出撤销原告商标注册申请，且已被受理。此外，原告使用在药品包装上的商标与其经国家商标局核准注册的商标不一致，即未经注册就加注册标记，其行为属冒充注册商标行为。综上，原告的注册商标依法不应受到保护，请求依法驳回原告的诉请。

    经审理查明：1987年，杭州民生药厂将自行研制的“21金维他”向国家商标局提出“21金维他”商标注册申请，经国家商标局核准并获注册，商标注册证号为297849；杭州民生药厂是“21金维他”商标的注册人。1997年，“21金维他”商标续展注册证号为1050551，核定使用商品为第5类西药，注册有效期自1997年7月14日至2007年7月13日。2000年12月7日．经国家商标局核准第1050551号商标注册人名义变更为：杭州民生药业集团有限公司。“21SUPER--VITA”亦系经国家商标局核准注册商标，杭州民生药业公司是“21SUPER--VITA”商标的注册人，商标注册证号为595941号，核定使用商品为第5类医药制剂，注册有效期自1992年5月20日至2002年5月19日，并续展至2012年5月18日。2001年3月6日，“2l金维他”商标被浙江省工商行政管理局评定为著名商标。

    1988年，“21金维他”被收入《中国药品标准品种汇编》和《江西省药品标准汇编》，该汇编并未涉及“21SUPER--VITA”注册商标。2000年5月22日，国家药品监督管理局以(2000)国药标字XG--005号国家药品标准(药典、国家标准)颁布件规定，杭州民生药业公司生产的通用名“多维元素片(21)”使用商品名为“21金维他”；南昌桑海药厂生产的通用名“多维元素片(21) ”使用商品名为“桑海金维”，并明确自2000年7月1日起实行。嗣后，南昌桑海药厂仍使用“21 SUPER--VITA金维他”字样制售药品，该商品包装装潢和标签上的“2l SUPER--VITA金维他”字样，除标有“桑海”注册商标外，其中英文字和使用方式与原告注册商标相同或近似，并销往安徽省太和县、湖南省望城县等地。对此，国家商标局商标案(2001)47号批复认为，南昌桑海药厂在药品上使用“21 SUPER--VITA金维他”字样，属于《中华人民共和国商标法》(下称商标法)第38条第(1)项所述的行为。

    南昌桑海药厂在其药品上使用“21金维他”、“21SUPER-- VITA”系经江西省卫生厅、江西省药品监督管理局批准。1992年4月9日，国家卫生部药政局以卫药政发(92)第103号文就桑海制药厂生产、?SPAN lang=EN-US>“21金维他”药品问题作出的函复认为，“2l金维他”是中国药典、卫生部药品标准和省、自治区、直辖市药品标准收载的药品名称即为法定的通用名称，不得作为商标注册。2002年7月27日，南昌桑海药厂提出撤销注册不当商标“21金维他”、“21SUPER--VITA”的申请，已被国家商标评审委员会受理。

   【当事人争议的焦点】

    1．“21金维他”是否为药品的通用名称?

    2．本案是否因被告提出原告注册商标不当的申请被国家商标评审委员会受理而受影响?

   【一审法院审理结果】

    一审法院审理认为，根据商标法的规定，经商标局核准注册的商标，商标注册人享有商标专用权，受法律保护。任何公民或法人未经商标专用权人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，即构成侵犯注册商标专用权的行为。原告是中文“21金维他”和英文“21SUPER-VITA”商标的注册商标权人，其注册商标专用权受法律保护。根据查明的事实，《中国药品标准品种汇编》和《江西省药品标准汇编》中载明中文通用商品名“21金维他”，该情形已构成对原告中文“21金维他”注册商标的淡化。从一定意义上影响了原告中文“21金维他”注册商标的显著性。但中文“21金维他”注册商标系原告经过多年生产活动，创造出的自己的品牌，是其辛勤的劳动成果，已成为广大人民群众所熟悉的知名商品。因此，该中文“21金维他”注册商标的显著性，并不因被收录入《中国药品标准品种汇编》和《江西省药品标准汇编》而丧失。根据现行《商标法》第1l条第2款的规定，仍可以作为注册商标。又因商标的授权与维持以及撤销须依照法定程序，由有权机关进行界定。按原《商标法》的规定，该界定机关应为我国商标局及其商标评审委员会。现行《商标法》则将商标权的授予和维持的终局裁决权交由审判机关，但在商标侵权民事诉讼中，受诉法院也不得径行对商标权人的商标效力或是否属于不当注册作出认定，应以诉讼时的法律状态为准。本案中，原告的中文“21金维他”注册商标至今仍在有效期内。因此，原告为维护其注册商标的合法权益而提起的诉讼，不因被告提出撤销注册不当商标“21金维他”、“21 SUPER-VITA”的申请已被国家商标评审委员会受理而受影响。被告在其制售药品的包装装潢和标签上使用“21 SUPER-VITA金维他”字样，虽然经过有关药品行政管理部门批准，但有关药品行政管理部门许可仅是一种行业管理的具体行政行为，不具有许可他人使用注册商标的效力。由于商标权对商标权人而言是一种绝对权，除非依照法定程序或者符合法定条件，该权利不因任何行政决定、命令等行政行为而丧失。因此，被告制售“桑海”牌“21 SUPER--VITA金维他”药品，虽然履行了相关行政手续，但不能以此对抗原告的商标专用权。鉴于国家药品监督管理局(2000)国药标字XG---005号国家药品标准(药典、国家标准)颁布件，系针对原、被告间就解决“21金维他”商标淡化问题作出的具体规定，应当说对原、被告均具有拘束力。该颁布件作为行政规章，也可以作为本案的参考依据。因此，原告遵照该颁布件所界定的时间，维护其注册商标合法权益的理由正当，本院予以支持。被告以其使用的药品商品名称已经过有关的药品行政管理部门批准，从而认为该名称为药品的通用名称的抗辩理由不能成立。对于原告主张的10．3万元的律师费用，因缺乏相关≈ぜ捌浼扑惚曜迹什挥璨尚拧Ｗ凵希桓嬖谄渲剖鄣囊┢飞鲜褂?SPAN lang=EN-US>“桑海”牌“21 SUPER--VITA金维他”商标，虽然该商标与原告的“21金维他”和“21SUPER--VITA”注册商标不完全相同，但是其核心中英文字“21 SUPER--VITA金维他”与原告的“2l金维他”和“21SUPER--VITA”商标相同。因此，被告未经原告许可，在原告注册商标核定使用的商品药品上，使用与原告核准注册的“2l金维他”和“21SUPER--VITA”商标近似的“桑海”牌“21 SUPER--VITA金维他”商标，构成侵犯原告的注册商标专用权，被告应承担赔偿损失的民事责任。鉴于原告未能举证证明被告侵权所获得的利益，被控侵权商品的单位利润，以及其因被侵权所受到的损失额，故本院对原告主张的损失赔偿额不予全部支持。考虑到本案中确有商标淡化的情形，以及被告侵权行为的持续时间、情节、主观故意程度、原告的商标价值等综合因素，本院酌情确定赔偿额。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第 138条，《中华人民共和国商标法》第11条第2款、第56条第2款，《中华人民共和国民法通则》第118条、第134条第1款第(7)项以及最高人民法院有关司法解释的规定，判决：被告南昌桑海药厂赔偿原告杭州民生药业公司经济损失人民币50万元(在本判决生效后10日内履行完毕)。案件受理费人民币35 010元，财产保全费人民币5 000元，共计人民币40 010元。由原告杭州民生药业公司负担人民币8 002元，被告南昌桑海药厂负担人民币32 008元。

    南昌桑海药厂不服一审法院上述判决，向二审法院提起上诉。

   【二审法院审理结果】

    本案经二审法院审理并主持调解，双方当事人经协商自愿达成如下协议：(一)鉴于南昌桑海药厂在其产品上一直使用自己的“桑海”牌商标，且已停止在其产品上使用“21金维他”和“21 SUPER--VITA”字样，杭州民生药业公司认可南昌桑海药厂关于没有侵犯杭州民生药业公司商标权的主张，并就本案涉及的事实和行为等，明确放弃向南昌桑海药厂追究侵犯商标权责任的权利。(二)杭州民生药业公司同意向已经立案查处南昌桑海药厂相关行为的工商行政管理机关出具书面函，告知双方纠纷已达成和解的事实(需附本调解书)，请求该机关相应作出不予处罚的决定；对于南昌桑海药厂已经提起行政诉讼的，请求该机关根据双方已经和解的事实变更行政决定并与南昌桑海药厂撤诉同步进行。杭州民生药业公司有责任配合南昌桑海药厂解决行政查处和行政诉讼中行政机关与南昌桑海药厂的沟通。(三)南昌桑海药厂在调解书送达后10日内，向国家商标评审委员会申请撤回对“21金维他”和“21SUPER--VITA”商标注册不当要求撤销该两项商标权的请求。(四)双方同意彼此之间的纠纷彻底和解，将来对本案涉及的任何问题不发表不利于对方的言论。(五)鉴于双方彻底和解，杭州民生药业公司曾为解决纠纷花费了一定的开支，为表示和解诚意，南昌桑海药厂同意支付杭州民生药业公司70万元补偿费，于调解书送达生效后10日内将该笔款项汇至最高人民法院账户，杭州民生药业公司收到最高人民法院款到通知起，开始全面履行本协议。(六)本案一、二审诉讼费分别按预交自行承担。

   【法官点评】

    本案是一起原告自行研制的“21金维他”，于1988年被作为商品名收入《中国药品标准品种汇编》和《江西省药品标准汇编》。1990年，被告试制移植生产“21金维他”。为此，原告向江西省工商行政管理机关申请查处未果，导致原、被告之间长达10年的纷争。本案涉及的主要法律问题是：“21金维他”是否为药品的通用名称?被告提出撤销注册不当商标“21金维他”、“21SUPER--VITA”的申请已被国家商标评审委员会受理是否影响本案的审理。

    一、“21金维他”是否为药品的通用名称

    我国修改前的《商标法》第8条第1款第(5)项，修改后的《商标法》第11条第1款第(1)项均规定，商标不得使用本商品的通用名称和图形。可见，如果“21金维他”是药品的通用名称，原告杭州民生药业公司就不能对“21金维他”享有商标专用权；反之，原告杭州民生药业公司则对之享有商标专用权。因此，如何判断“21金维他”是否为药品的通用名称?是解决本案诉争的关键。首先，对“21金维他”是否为药品的通用名称的判断，本身是一个事实问题。国家卫生部过去发布执行的《新药审批办法》和现在的国家药品监督管理局发布执行的《新药审批办法》中均对新药名称作了原则性规定。本案中，国家商标局认定“2l金维他”是注册商标，认为被告南昌桑海药厂在药品上使用“2l SUPER--VITA金维他”字样，属于《商

标法》第38条第(1)项所述的行为。而国家药品监督管理局则认为“21金维他”属药品的通用名称，不得作为商标注册；商标局将其作为商标予以注册，不符合药品管理法和药品管理的有关规定。此间，有关部门曾对原被告之间“21金维他”商品名称问题进行过多次协调下文、批复等，但没有效果。2000年5月22日，国家药品监督管理局以(2000)国药标字XG----005号国家药品标准(药典、国家标准)颁布件规定，原告杭州民生药业公司生产的通用名“多维元素片(21)”使用商品名为“21金维他”；被告南昌桑海药厂生产的通用名“多维元素片(21)使用商品名为“桑海金维”，并明确自2000年7月1日起实行。问题的关键在于谁对这一争执点拥有权威性的决定权。笔者认为，根据原商标法的规定，对这一问题有决定权的是国家商标评审委员会。因为，当事人对不服商标局驳回申请、异议裁定、驳回续展注册、驳回转让注册、撤销注册商标的裁定或决定，均可以向国家商标评审委员会申请进行复审。其作出的裁定或决定是终局的，当事人不得提起行政诉讼。现行商标法虽然将商标权的授予和维持的终局裁决权交由司法机关，但对商标的授权与维持以及撤销仍必须依照法定程序由有权机关进行界定。当事人对裁决不服时，可以向人民法院提起行政诉讼。由于药品是一种特殊商品，我国商标法对人用药品实行强制注册制度。药品商品名称不同于药品的通用名称，体现了药品研制者命名时的独创性。药品行政管理部门在对药品的通用名称命名时，应当充分考虑研制和生产者的利益，不应将已经具有一定知名度的药品商品名称命名为药品的通用名称；药品的编纂单位也不得擅自将药品商品名称作为药品的通用名称载入药典。鉴于过去的国家卫生部以及现在的国家药品监督管理局，在企业间就药品商标发生争议时，对药名纠纷有行政裁决权。因此，商标局或商标评审委员会当对药品商标发生争议进行裁决时，应当征求国家药品监督管理局的意

见。但根据现行商标法的规定，商标评审委员会对此又不享有最终裁决权，就本案而言，国家卫生部、国家药品监督管理局，以及国家商标局均对“21金维他”商品 称问题明确了自己的意见。而且，两行政机关作出的决定又相互冲突。可见，“21金维他”是否属于药品的通用名称，最终只能通过行政程序或行政诉讼来解决。

    二、本案是否因被告提出原告注册商标不当的申请被国家商标评审委员会受理而受影响

    从本案的事实看，被告向国家商标评审委员会提出撤销注册不当商标“21金维他”、“2lSUPER—VITA”的申请，且已被受理。那么，是否影响本案的审理呢?根据上述分析，现行商标法虽然将商标权的授予和维持的终局裁决权交由司法机关，但当事人就商标专用权提起的民事诉讼，受诉法院不得径行对商标权人的商标效力作出认定，应以诉讼时的法律状态为准。商标权对商标权人而言又是一种绝对权，除非依照法定程序或者符合法定条件，该权利不因任何行政决定、命令等行政行为而丧失。有关药品行政管理部门的许可，仅是一种行业管理的具体行政行为，不具有许可他人使用注册商标的效力。就本案而言，《中国药品标准品种汇编》和《江西省药品标准汇编》中载明中文通用商品名21金维他，该情形已构成对原告中文“21金维他”注册商标的淡化。从一定意义上影响了原告中文“21金维他”注册商标的显著性。但中文“2l金维他”注册商标系原告经过多年生产活动，创造出的自己的品牌，是其辛勤的劳动成果，已成为广大消费者所熟悉的知名商品。因此，该中文“2l金维他”注册商标的显著性，并不因被收录《中国药品标准品种汇编》和《江西省药品标准汇编》而丧失。根据现行《商标法》第11条第2款的规定，仍可以作为注册商标。本案中，原告的中文“21金维他”和英文“21SUPER—VITA”注册商标至今仍在有效期内。因此，原告为维护其注册商标的合法权益而提起的诉讼，不因被告提出撤销注册不当商标“21金维他”、“21SUPER—VITA”的申请已被国家商标评审委员会受理而受影响。

尚须提及的是，被告以其药品上使用“2l金维他”、“21SUPER—VITA”药品商品名称，系经江西省卫生厅、江西省药品监督管理局批准，作为其不属于侵犯原告注册商标专用权的抗辩理由能否成立?由于药品是一种特殊商品，是人类健康的物质保证，所以，我国《药品管理法》及其《实施办法》等有关法律、法规均对药品的生产、经营作出了具体规定。有关药品生产、经营、使用、检验、科研的单位和个人均应按照法定的程序经有关药品行政管理部门审查同意，取得《药品生产许可证》、《药品经营企业许可证》等，严禁未经许可生产、经营药品。本案中，江西省卫生厅、江西省药品监督管理局根据被告的申报，经审查批准被告在其药品上使用“21金维他”、  “21SUPER—VITA”，这只能说明被告履行了生产、经营药品的申报义务，药品行政管理部门依照法定的审核批准程序所作出的批件，其具体行政行为既不具有许可被告使用原告注册商标的效力，也不能改变原、被告之间法律关系的性质。至于该具体行政行为是否合法?则属于另一法律关系，不属本案的审理范围。对此，当事人也可以通过其他途径来解决。因此，被告的上述抗辩理由不能成立。