（2005）高行终字第111号

　　上诉人（原审被告）国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区三里河东路8号。

  　法定代表人侯林，主任。

  　委托代理人吴新华，国家工商行政管理总局商标评审委员会干部。

  　委托代理人臧宝清，国家工商行政管理总局商标评审委员会干部。

  　上诉人（原审第三人）陈文敏，男，1949年9月30日出生，台湾省台南市人，暂住北京市朝阳区惠新东街23号元立大厦7031房间。

  　委托代理人马一德，北京市中兆律师事务所律师。

  　上诉人（原审第三人）杭州上岛咖啡食品有限公司，住所地浙江省杭州市江干区艮山东路128号。

  　法定代表人金梅央，总经理。

  　委托代理人马一德，北京市中兆律师事务所律师。

  　委托代理人卢伟业，男，汉族，1972年8月12日出生，该公司副总经理，住浙江省杭州市滨江区浦沿镇之江花园之泰径7号401室。

  　被上诉人（原审原告）上海上岛咖啡食品有限公司，住所地上海市嘉定区复华高新技术园区申裕路。

  　法定代表人游昌胜，董事长。

  　委托代理人王涛，北京市大禹律师事务所律师。

  　上诉人国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）因商标行政纠纷，不服北京市第一中级人民法院（2004）一中行初字第686号行政判决，向本院提起上诉。本院2005年3月13日受理本案后，依法组成合议庭，于2005年5月10日公开开庭进行了审理。上诉人商标评审委员会的委托代理人吴新华、臧宝清，上诉人陈文敏及其委托代理人马一德，上诉人杭州上岛咖啡食品有限公司（简称杭州上岛公司）的委托代理人马一德、卢伟业，被上诉人上海上岛咖啡食品有限公司（简称上海上岛公司）的法定代表人游昌胜、委托代理人王涛，到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

  　杭州上岛公司和陈文敏就上海上岛公司受让的、由天津广泰国际工贸有限公司（简称广泰公司）申请注册的第1207183号“上岛及图”商标（简称争议商标）向商标评审委员会提出撤销申请。商标评审委员会依据《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第三十一条、第四十一条第二款及第四十三条之规定裁定：陈文敏和杭州上岛公司对上海上岛公司的第1207183号“上岛及图”商标所提争议理由成立，争议商标予以撤销。上海上岛公司不服，在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

  　北京市第一中级人民法院判决认定,1987年8月陈文敏在台湾获得“上岛及图”注册商标。1997年7月10日，广泰公司就与陈文敏在台湾注册的“上岛及图”商标同样的标识向国家工商行政管理总局商标局（简称国家商标局）提出商标注册申请，该商标于1998年9月14日被核准注册。1998年3月26日，游昌胜与内地公司合资成立海南上岛公司，陈文敏曾任该公司总经理。1999年5月28日，经国家商标局核准，广泰公司将“上岛及图”商标转让给海南上岛公司。2000年7月29日，海南上岛公司召开董事会，同日签订“上岛咖啡注册商标转移协议”，该协议上有陈文敏签字。2001年8月11日，上海上岛公司成立，该公司系游昌胜等台商与内地企业合资开办。2002年5月30日经国家商标局核准，海南上岛公司将“上岛及图”注册商标转让给上海上岛公司。2003年3月19日，陈文敏与杭州上岛公司签订了许可协议，许可杭州上岛公司使用“上岛图案”美术作品，陈文敏保证不向任何第三方授予许可使用“上岛图案”的权利。2003年9月19日，杭州上岛公司和陈文敏共同向上海市第二中级人民法院提起诉讼，认为上海上岛公司将“上岛图案”作为商标使用，侵犯了杭州上岛公司和陈文敏的著作权。上海市第二中级人民法院作出（2003）沪二中民五（知）初字第192号民事判决（简称第192号判决）认定，杭州上岛公司和陈文敏所谓“上岛图案”美术作品被注册为商标以及转让，未经著作权人陈文敏许可的说法，未得到相应的证据支持。陈文敏完全了解“上岛图案”美术作品已用于30类商品商标注册，也同意将相关注册商标转让给上海上岛公司。

  　北京市第一中级人民法院认为，“上岛图案”属于《中华人民共和国著作权法》（简称著作权法）保护的美术作品，陈文敏为“上岛图案”的作者，对该作品享有著作权。杭州上岛公司经过陈文敏的许可，作为该作品的排他使用者，其依据合同取得的权利亦受法律保护。虽然著作权法第二十四条规定，使用他人作品应当同著作权人订立许可使用合同。但不能由此得出，没有订立书面合同，就否定许可法律关系的存在。陈文敏在争议商标提出注册申请之前，已经与内地企业约定成立海口上岛咖啡店，可以推定其有在合作投资的企业使用“上岛”商标的意思表示。虽然上海上岛公司提供的证据不能证明广泰公司申请注册争议商标的行为得到了陈文敏的书面形式的授权，但是，广泰公司于海南上岛公司成立之后将该商标转让给海南上岛公司，海南上岛公司授权他人使用争议商标，在上海上岛公司成立之后，又将该商标无条件转让给上海上岛公司，陈文敏作为海南上岛公司的总经理、董事会议的参加者以及商标转让的受益者，其不仅知晓争议商标的转让事实，而且积极促成了争议商标的使用和转让，由此可以证明争议商标的注册得到了陈文敏的认可，没有损害陈文敏享有的在先权利。商标评审委员会、杭州上岛公司和陈文敏主张商标注册行为和使用行为是不同性质的行为，但商标注册行为与在后的使用行为存在着前后联系，不能人为地将其区分为两个不同性质的法律行为。对于商标使用行为的认可，必然意味着对于之前的商标注册行为的追认。商标评审委员会在上海市第二中级法院生效判决已经确认争议商标的注册和使用没有侵犯陈文敏的著作权的情况下，对于上海上岛公司提供的证据没有做出正确的认定，错误地认定争议商标的注册侵犯了陈文敏的著作权，其基于此对争议商标予以撤销的结论也必然是错误的。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第1目、第2目之规定判决：（一）撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字〔2004〕第3135号《关于第1207183号“上岛及图”商标争议裁定书》；（二）维持第1207183号“上岛及图”商标继续有效。

  　商标评审委员会、杭州上岛公司和陈文敏均不服一审判决，分别上诉至本院。

  　商标评审委员会的上诉理由是：1、陈文敏在参与海南上岛公司经营期间没有对争议商标的注册问题提出争议，并不意味着其对广泰公司的注册行为的追认。2、已经生效的法律文书并非天然合理的，如果有充分证据证明生效裁判中认定的事实有误，理应予以纠正。请求二审法院撤销一审判决，维持商标评审委员会作出的商评字[2004]第3135号关于“上岛及图”商标争议裁定书（简称商评字[2004]第3135号裁定）。

  　杭州上岛公司和陈文敏的上诉理由是：1、一审法院混淆了商标注册与商标转让行为的区别，改变了对具体行政行为的法定审查范围，超越了行政审判权。2、一审法院混淆了基本的法律概念，篡改了不同法律主体的不同性质的民事行为。第一，陈文敏当时作为海南上岛公司的总经理，其参与商标转让是一种履行职责的行为，一审法院并无证据证明陈文敏在履行职责时对自己的著作权作出了许可他人使用的意思表示。第二，本案争议商标的转让是对既存商标专用权的转让，陈文敏作为著作权人，既不能对抗这种转让行为，也不可能影响这种民事行为的实施。陈文敏只能通过商标注册不当的评审程序维护自己的著作权。上海上岛公司认为陈文敏对涉及自己著作权的商标的转让没有异议以及一审法院认为陈文敏认可了争议商标的注册，是对现行法律制度的无视。第三，“知道”和“许可”在法律上具有截然不同的含义。陈文敏知道上海上岛公司使用自己的美术作品，并不等于许可其美术作品被非法注册为商标。一审法院在涉及本案争议商标的注册是否损害了陈文敏著作权这一关键问题的认定错误，导致判决错误。因此，请求二审法院撤销一审判决，维持商标评审委员会的裁定。上海上岛公司服从一审判决。

  　经审理查明：1997年7月10日，广泰公司就“上岛及图”商标（即争议商标）向国家商标局提出注册申请，该商标于1998年9月14日核准注册于国际分类第30类“咖啡、咖啡饮料、如奶咖啡饮料、可可产品、茶糖”等商品，注册号为1207183,注册有效期自1998年9月14日起至2008年9月13日止。

  　1986年11月25日，陈文敏向台湾“智慧财产局”申请注册“上岛及图”商标，该商标于1987年8月予以注册公告。

  　1997年6月5日，海南唐城房地产开发有限公司与陈文敏订立合作协议书，双方约定合作投资成立“海口上岛咖啡店”

  　1998年3月26日，游昌胜与内地公司合资成立海南上岛公司。自公司成立至2000年4月，陈文敏任该公司的总经理。1999年5月28日，经商标局核准，广泰公司将“上岛及图”商标转让给海南上岛公司。

  　2000年7月29日，海南上岛公司召开董事会，议题包括上岛咖啡商标注册转让事宜，同日签署的“上岛咖啡注册商标转移协议”载明：“原上岛农业开发有限公司登记注册的商标，在上海公司（由原受益股东）注册完毕之后，无条件地转移至新的公司。”游昌胜在转移人和受益人处均有签名，陈文敏在受益人一栏内签字。2001年8月11日，上海上岛公司成立，该公司系游昌胜等台商与内地企业合资开办，陈文敏既不是该公司股东，也未在该公司任职。2002年5月30日经商标局核准，海南上岛公司将“上岛及图”商标转让给上海上岛公司。

  　2003年3月19日，陈文敏与杭州上岛公司签订了许可协议，许可杭州上岛公司使用“上岛图案”美术作品，陈文敏保证不向任何第三方授予许可使用“上岛图案”的权利。

  　2003年4月19日，季红波（浙江省富阳市人）举报陈文敏以杭州上岛公司名义骗其签定许可使用杭州上岛公司享有专用权的“上岛及图形”商标许可使用合同。杭州市工商行政管理局立案审查。因此，陈文敏、杭州上岛公司遂于2003年4月22日就“上岛及图”商标注册行为侵犯陈文敏的著作权和杭州上岛公司对“上岛及图”作品的使用权为由，向商标评审委员会提出撤销“上岛及图”注册商标申请，商标评审委员会依法受理。

 　 2003年7月31日，杭州市工商行政管理局作出处罚决定，认定杭州上岛公司未经“上岛及图”商标专用权人上海上岛公司授权许可生产、销售咖啡产品，责令停止侵权、没收侵权产品及包装、罚款10万元。

  　2003年8月16日，上海上岛公司向商标评审委员会提交了答辩状，认为陈文敏参与了争议商标注册的全过程，该商标的注册不侵犯陈文敏的著作权。为证明争议商标的注册得到了陈文敏的许可，上海上岛公司向商标评审委员会提交了相关证据。

  　2003年9月19日，杭州上岛公司和陈文敏向上海市第二中级人民法院提起诉讼，认为上海上岛公司将“上岛图案”作为商标使用，侵犯了陈文敏的著作权和杭州上岛公司对陈文敏美术作品的使用权。上海市第二中级人民法院经审理作出第192号判决，该判决认定，陈文敏完全了解“上岛图案”美术作品已被用于30类商品商标注册，也同意将相关注册商标转让给上海上岛公司。虽然工商注册材料未显示陈文敏系海南上岛公司的股东，但陈文敏作为该公司的总经理，对自己在任期间公司所发生的、与自己有重大利益关系的有关商标注册、转让的重大事项，推托不知，不合常理。根据现有证据，不足以认定上海上岛公司在经营活动中使用两注册商标以及“上岛图案”美术作品的行为，侵犯了陈文敏的著作权及杭州上岛公司对“上岛图案”美术作品的使用权。陈文敏和杭州上岛公司不服该判决，提起上诉。后在二审过程中陈文敏和杭州上岛公司又从公司的正常经营考虑申请撤诉，上海市高级人民法院作出（2004）沪高民三（知）终字第59号民事裁定，准许陈文敏和杭州上岛公司撤回上诉。

    2004年7月2日，商标评审委员会作出商评字[2004]第3135号裁定。该裁定认定：陈文敏在先创用的“上岛及图”标识的图案设计具有一定的独创性，应当视为受我国著作权法保护的作品，陈文敏对该作品享有的著作权受我国著作权法的保护。根据著作权法第二十四条、第二十六条以及《中华人民共和国著作权法实施条例（简称著作权法实施条例）第二十三条的规定，著作权的许可使用属于要式法律行为，使用他人作品应当经过著作权人明确许可，并同著作权人订立许可使用合同。上海上岛公司称陈文敏知晓本案争议商标的注册过程，但未提交“上岛及图”商标原始注册人广泰公司与著作权人陈文敏订立的著作权许可使用合同，或者陈文敏明确许可广泰公司将其作品“上岛及图”图案申请商标注册的书面授权文件，或者其他能够证明陈文敏授权注册的证据。鉴于没有证据表明陈文敏明确许可广泰公司将其享有著作权的“上岛及图”图案申请商标注册，可以认定广泰公司是在未经授权的情况下，擅自将陈文敏在先享有著作权的“上岛及图”标识图案申请商标注册，其行为侵犯了陈文敏享有的在先权利。商标评审委员会根据商标法第三十一条的规定，撤销由广泰公司注册的“上岛及图”商标。

  　上述事实，有“上岛及图”台湾注册资料、陈文敏与海南唐城房地产开发有限公司1997年6月签定的成立海口上岛咖啡店合作协议、本案争议商标档案、本案争议商标转让申请书、2000年7月29日海南上岛公司会议记录和《杭工商商广处字[2003]161号《处罚决定书》、（2003）沪二中民五（知）初字第192号民事判决书、商标评审委员会商评字[2004]第3135号《关于第1207183号“上岛及图”商标争议裁定书》、当事人陈述等证据在案佐证。

  　本院认为，本案争议焦点在于广泰公司1997年7月申请注册争议商标时是否事先争得了陈文敏的许可。

  　根据我国商标法第三十一条的规定，申请注册商标不得损害他人现有的在先权利。陈文敏对与本案争议商标标识相同的美术作品“上岛及图”享有著作权，这是不争的事实。我国著作权法第二十四条第一款规定，使用他人作品应当同著作权人订立使用许可合同。因此，陈文敏有权决定是否许可他人使用“上岛及图”美术作品，包括将该美术作品用于申请商标注册。就本案而言，无论是商标评审程序还是诉讼程序中，虽然上海上岛公司向商标评审委员会和一审法院提交了大量证据欲证明陈文敏对争议商标的注册和转让知晓并认可。但是，恰恰在本案最关键的事实，即广泰公司是否在事先得到陈文敏本人明确授权后实施的“上岛及图”商标申请注册行为无法得到证实，而能够证明的均是“上岛及图”被注册商标以后陈文敏对该商标的转让和使用的意思表示。在2000年7月29日海南上岛公司股东会上陈文敏同意将上岛咖啡注册商标无条件转让给上海上岛公司，由此可以推定陈文敏事后得知其作品已经被注册为商标，且未表示反对，但不能认为广泰公司申请注册争议商标时事先争得了陈文敏的许可。上海市第二中级人民法院对其受理并已经审理终结的陈文敏和杭州上岛公司诉上海上岛公司侵犯著作权纠纷一案作出的第196号民事判决，也只是根据上海上岛公司提供的证据，认定上海上岛公司在经营活动中使用本案争议商标和“上岛及图”美术作品未侵犯陈文敏著作权，并未涉及争议商标的注册行为是否事先争得了陈文敏的许可。正是因为上海市第二中级人民法院受理的民事侵权案件与商标评审委员会受理的商标评审案件争议的内容不同，决定了两个案件性质的不同、审理范围的不同、适用法律和审理结果的不同。故商标评审委员会将商标的注册行为和注册商标的转让、使用行为界定为不同性质的行为，在对本案争议商标应否予以撤销的审查中，未以上海市第二中级人民法院第196号民事判决认定的事实和判决结果为依据，而认为陈文敏事后同意并参与争议商标的转让以及许可他人使用的行为不能视为陈文敏对“上岛及图”商标权利归属没有异议并无不当。现有证据表明，广泰公司申请注册争议商标时并未争得陈文敏许可，侵犯了陈文敏的著作权，其行为具有违法性。2000年7月29日陈文敏得知其作品被申请注册为商标未表示反对意见，该意思表示对陈文敏并无法律上的拘束力。后双方发生纠纷，陈文敏于2003年4月22日在法定诉讼时效期间内申请撤销争议商标，商标评审委员会予以审理并撤销争议商标并无不当。上海上岛公司以陈文敏违反诚实信用原则，禁止反悔为由进行抗辩，本院不予支持。

  　综上，商标评审委员会、陈文敏和杭州上岛公司所提上诉理由成立，其撤销一审判决，维持商标评审委员会所作商评字[2004]第3135号裁定之请求应予支持。一审判决认定事实和适用法律均有错误，应予纠正。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（二）项、第（三）项和最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释第七十条之规定，判决如下：

  　一、撤销北京市第一中级人民法院（2004）一中行初字第686号行政判决；

  　二、维持国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字[2004]第3135号《关于第1207183号“上岛及图”商标争议裁定书》。

    一审案件受理费1000元，由上海上岛咖啡食品有限公司负担（已交纳）；二审案件受理费1000元，由上海上岛咖啡食品有限公司负担（于本判决生效之日起7日内交纳）。

    本判决为终审判决。

                           审  判  长    刘继祥

                         审  判  员    孙苏理

                         审  判  员    魏湘玲

                  二 Ｏ Ｏ 五 年 七 月 二十二 日

                            书  记  员    迟雅娜