“兔巴哥”商标起纷争

    王立义是山东淄博市临淄广丰食品饮料厂(下称被申请人)的经理，他于1996年12月20日在商标国际分类第32类(饼干、方便面、虾条)和第30类(无酒精

饮料商品)上以“兔巴哥”三个中文文字申请注册商标，1998年1月经被国家工商局商标局批准，获得“兔巴哥”第30类和第32类商品的商标专用权，其中在第32类上的商标注册证号为第1139039号。此后，广丰食品饮料厂便在其生产的饼干、奶饮料等产品上使用“兔巴哥”商标。

   1998年9月，美国时代华纳娱乐公司(下称申请人)委托中国专利代理(香港)有限公司与王立义交涉，认为该厂注册的“兔巴哥”商标侵犯了时代华纳的著作权

及商标权，要求他们注销“兔巴哥”商标，这一要求遭到王的拒绝；随后，对方又提出高价收购“兔巴哥”商标，同样遭到王的拒绝。1999年12月，美国时代华纳公司委托中国专利代理(香港)有限公司以注册不当为由向国家工商总局商标评审委员会提出申请，要求撤消广丰食品饮料厂注册的“兔巴哥”商标。

申请人：被申请人的“兔巴哥”商标注册不当，应予撤销

申请人认为时代华纳是全球最著名的电影、电视制作公司之一，其制作的许多电影、电视剧已被奉为经典作品。时代华纳的主要业务除制作和发行电影、电视节目等外，还包括从事与该等节目有关的消费品的生产、销售、经销和许可。

    第一部兔巴哥主演的动画片由时代华纳于1940年创作完成，并且已经被介绍到了中国，如在国内一家电视台的“聪明屋”儿童专栏节目中就介绍过以兔巴哥为主角的一套“世界著名动画片”，可见“兔巴哥”动画人物的知名度不仅是在国外，在国内也获得承认。

    兔巴哥不仅是时代华纳的动画片、电影中的主人公，其中英文名称和动画形象同时也是时代华纳为公众所熟知的商标。在中国，时代华纳于1992年9月30日已在第32类注册了“BUGS BUNNY及图”商标。在中国，“BUGSBUNNY”已经有一个被广泛接受的翻译，那就是“兔巴哥”，不仅如此，时代华纳又在第9，16、25、28类申请注册了“兔巴哥”商标，并已获准注册。

    时代华纳的主要业务包括从事与其发行节目有关的消费品的生产、销售、经销和许可，以时代华纳各种驰名影视人物为主题的副产品有上百种。时代华纳仅在美国就已设立了约139家专卖店，售卖其影视副产品。在美国之外也已在澳大利亚、英国、德国、关岛、香港特区、日本等国家和地区开设了46家专卖店。时代华纳还印刷和向全世界发行精美的产品目录，接受来自世界各地的订货，向世界各地的消费者提供服务。被申请商标为“兔巴哥”三字，而“兔巴哥”是时

代华纳世界著名动画人物“BUGS BUNNY”的中文名称，且已被中国广大消费者普遍接受。被申请商标也与时代华纳已在中国注册的四项“兔巴哥”商标构成相同

的商标，被申请商标申请在后。

    被申请商标是对时代华纳“兔巴哥”动画人物名称及商标的抄袭。被申请人事实上非常熟悉时代华纳的著名的动画人物，在被申请人以“义成食品有限公司淄博分公司”的名义生产的产品包装上就有时代华纳两大著名动画人物兔巴哥和BUSTER BUNNY的图案。而且时代华纳曾与被申请人的负责人联系，指出其行为已构成侵权，而后被申请人牵涉保证书，承认其侵权，并保证不再擅自使用此兔子动画形象。尤其值得一提的是，当时代华纳要求被申请人注销被申请商标或转让时，其提出了1000万元人民币的高价，这更进一步揭示出被申请商标的注册是一起恶意抢注事件。综上，根据商标法(指修改前的商标法)第二十七条、民法的诚实信用原则、申请人在先的著作权和商标权以及《巴黎公约》对驰名商标给予的特殊保护。申请人请求依法撤销被申请商标的注册。

被申请人：我是正当注册

    被申请人认为：被申请商标与申请人第611613号“BUGS BUNNY及图—商标既不相同也不近似，且使用类别不同，不可能造成消费者混淆误认。

    申请人在先注册的“兔巴哥”商标不属于驰名商标，因此不能享有驰名商标扩大保护的权利。被申请商标与申请人“兔巴哥”商标注册商品类别不同，商标不类似，也不易使消费者对商品产源发生误认。申请人也未提供其注册的“兔巴哥”和“BUGS BUNNY及图”商标已为公众熟知的证据。

    被申请人使用文字“兔巴哥”申请商标注册没有侵犯他人合法的包括著作权在内的在先权利。“兔巴哥”动画人物已在1940年创作完成，并且其影片已于1940年上映，“兔巴哥”作为其中的动画人物和其特定称谓至少已随其影片的公映而发表，则其著作权已经50年届满。任何人对其的上映均不构成侵权。

    申请人在先注册的“兔巴哥”商标，注册时间不长，在被申请商标申请时，申请人商标还未经商标公告，更未达到公众熟知程度，且无证据证明申请人在客观上具有不能申请注册的事由及被申请人有抢注商标的故意。

综上所述，申请人的“兔巴哥”和“BUGS BUNNY及图”商标，注册时间不长，在被申请人申请“兔巴哥”商标注册时未达到公众熟知程度，也未经认定为驰名商标。被申请商标与申请人商标不构成相同近似，也未侵犯申请人的著作权，且无证据表明被申请人有抢注该商标的行为，因此被申请商标的注册符合中国商标法的规定，应予维持。

商标评审委员会：申请人所提注册不当理由不成立，商标维持注册

    2001年9月6日，国家工商总局商标评评审委员会经评审，认为：虽然申请人称“兔巴哥”为其创作的著名动画人物，并据此主张对“兔巴哥”一词享有著作权，但根据我国著作权法的规定，只有作品才能享有著作权，作品中人物的姓名并不必然为著作权的保护对象。就本案而言，申请人可以对其创作的兔子形象和包括《一只兔子》在内的动画作品整体主张著作权，但不能对单独的“兔巴哥”一词享有著作权。

申请人称“兔巴哥”为其已为公众知晓的商标，但其仅提供了其在世界各地开设的专卖店清单及其1989年至1996年的产品目录等证据材料，并不足以证明该商标已为公众所熟知。

    申请人提供了被申请人加盖公章的《证明》以说明被申请商标的注册是出于恶意，但从《证明》的内容来看，只是一家名为潍坊义成食品有限公司淄博分公司使用了与申请人兔子形象近似的兔子头图形的证明，并不能证明被申请人使用了申请人的兔子图形。而且该《证明》的出具日期为1998年9月2日，远晚于被申请商标的注册日期1997年1 2月28日，由此也不足以证明被申请商标的注册是出于恶意。综上，申请人所提申请理由不成立。依照《中华人民共和国商标法》第二十七条及《中华人民共和国商标法实施细则》第二十五条规定，商评委终局裁定：中国专利代理(香港)有限公司代理时代华纳娱乐公司对淄博市临淄广丰食品饮料厂注册的第1139039号“兔巴哥”商标所提注册不当理由不成立，该商标维持注册。

本案聚焦

1、申请人能否以著作权对抗被申请人的商标权?

一般来说，当事人将他人享有著作权的作品注册为商标，就可能会造成著作权与商标权的冲突，但作品中的虚构角色的名称，如本案中时代华纳的“BUGSBUNNY”

即“兔巴哥”，并不具有通常所理解的作品性，能否成为著作权的客体，一直存有争议，各国对此的立法态度也各不相同。我国著作权法规定的作为著作权权利内容的人身权与财产权，主要针对作品的整体以及作品中具有版权性(如角色的肖像权)的部分而言，角色名称一般情况下并不一定享有著作权，所以按照现行《著作权法》规定，并不能禁止他人利用作品中有影响力的角色名称作为商标。在本案中，申请人可以对其创作的兔子形象及动画作品，整体主张著作权，但不能对单独的“兔巴哥”一词主张著作权。

2、申请人是否享有“兔巴哥”商标的在先申请权?

根据我国商标法的有关规定，两个或两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标，这就是“申请在先”原则。时代华纳先在第32类上注册了“BUGS BUNNY及图”商标，在第9、16、25、28类上也先申请注册了“兔巴哥”商标，因而在第32类上享有“BUGS BUNNY及图”商标的在先申请权，在第9、16、25、28类上享有中文“兔巴哥”的在先申请权。由于我国实行的是“一标一类”的商标注册申请原则，也就是说，时代华纳要想在第32类上取得“兔巴哥”商标专用权，也应单独提出申请。虽然时代华纳在第9、16、25、28类上享有中文“兔巴哥”的在先申请权，但这并不意味着在第32类上也同样享有“兔巴哥”商标的在先申请权，他只是在第32类上享有“BUGS BUNNY及图”商标的在先申请权。而且，“兔巴哥”也不是“BUGSBUNNY”特定的中文译名，时代华纳也没有在一开始就把“BUGSBUNNY”译作“兔巴哥”，只是在后来由于公众都这样称呼，才形成的。

  被申请人广丰食品饮料厂先于时代华纳在第32类上申请注册了“兔巴哥”商标，因而在此类上享有“兔巴哥”商标的在先申请权。而时代华纳又没有提供充分的证据来证明被申请人是出于主观恶意抢注，因而被申请人享有在先申请权。

3、时代华纳“BUGSBUNNY”商标是否是驰名商标?

 驰名商标是指在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的注册商标。我国商标法律规定，对驰名商标给予扩大范围的权利保护，不仅禁止他人在同类别商品上注册和非法使用该商标，而且也禁止他人在非类别商品上注册和使用该商标。我国修改前的商标法并未对驰名商标做出明确规定，但在国家工商局颁布的《驰名商标认定和管理暂行规定》中对此做了规定，并明确规定了认定驰名商标所具有的条件。修改后的商标法增加了驰名商标的规定，并规定认定驰名商标需要考虑相关公众对该商标的知晓程度，该商标使用的持续时间，该商标的任何宣传工作的持续时间，程度和地理范围，等等。

    本案中，时代华纳的“BUGS BUNNY”是著名动画形象的名称，在人们心目中可能享有较大声誉。但若要主张以其名称及形象注册的商标是驰名商标，就应该对照我国关于驰名商标认定条件的有关规定，充分举证来证明其具备驰名商标的诸要件。若举证充分，且被商标评审委员会认定为驰名商标，则可以享受特殊的法律保护，撤销被申请人的商标；若举证不充分，其主张驰名商标的申请就可能被驳回。而时代华纳恰恰没有拿出有力的证据来证明，只是提供了其在世界各地开设的专卖店清单及产品目录，不足以证明该商标已为公众所熟知，商标评审委员会当然不会认定“BUGS BUNNY”商标为驰名商标。

    4、被申请人是否是“恶意抢注”?

    “恶意”主要指明知是他人的商标而进行注册和使用，并企图利用可能发生的混淆从中获益的情况。修改前的商标法对此并未做出明确的规定。在实践中，一般把“恶意抢注”当作是“以欺骗手段或者其它不正当手段取得注册的行为”，属于侵犯商标专用权的行为之一。当事人可以申请撤销该商标，若给他人造成损失的，还应予以赔偿。修改后的商标法规定，对于以不正当手段恶意抢注他人已经使用并有一定影响的商标，有关权利人可以在五年内向商标评审委员会提出撤销该注册商标的裁定申请。

    本案中，申请人没有证实其商标是知名商标，也没有充分的证据证明被申请人是恶意抢注，商标评审委员会也就不会撤销该商标。

编辑日期：2002.8. 

来源：中华商标 

作者：黎长志 余建强