提交日期: 2008-12-23 10:08:14
湖南高院知识产权庭维护

湖南省高级人民法院
民事判决书

（2008）湘高法民三终字第25号

上诉人（原审被告）株洲瑞高塑胶有限责任公司，住所地湖南省株洲市天元区黄河南路天台金谷2栋1层。
法定代表人张贡，该公司董事长。
委托代理人朱志武，男，汉族，1972年1月4日出生，系长沙新裕知识产权服务有限公司职员，住长沙市芙蓉区五一中路22号，代理权限为特别授权代理，即代为承认诉讼请求，进行上诉、和解。
委托代理人于求是，男，汉族，1958年8月24日出生，住湖南省株洲市石峰区井坎二村13栋202号，系株洲市瑞高塑胶有限责任公司高级工程师，代理权限为特别授权代理，即代为承认诉讼请求，进行上诉、和解。
被上诉人（原审原告）株洲湘瑞塑料建材有限公司，住所地湖南省株洲市天元区珠江南路。
法定代表人刘旭东，该公司董事长。
委托代理人陈国芳，湖南三湘律师事务所律师。
委托代理人聂炜，湖南卓进律师事务所律师，代理权限为全权代理，即代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起上诉、反诉等。
原审原告株洲湘瑞塑料建材有限公司（以下简称湘瑞公司)与原审被告株洲瑞高塑胶有限责任公司（以下简称瑞高公司）注册商标许可使用合同纠纷一案，株洲市中级人民法院于2007年12月19日作出（2007）株中法民三初字第26号民事判决。瑞高公司不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，于2008年4月28日公开开庭进行了审理。瑞高公司委托代理人朱志武、于求是，湘瑞公司法定代表人刘旭东、委托代理人陈国芳、聂炜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原审法院查明：湘瑞公司是湖南省株洲化学工业集团公司（后变更为株洲化工集团诚信有限公司，以下简称诚信公司）与香港瑞锦投资有限公司于1994年12月31日共同出资设立的中外合资有限责任公司，其中诚信公司和香港瑞锦投资有限公司分别出资3000万元和1000万元。截止2006年12月31日，诚信公司已实缴注册资本30000440元，香港瑞锦投资有限公司仅实缴注册资本165.8万元。公司经营范围：研制、开发、生产、销售塑料异型材、塑钢门窗和高档装饰材料及相关配套加工设备。1997年9月，湘瑞公司被授予“湘瑞及图”第1112164号注册商标专用权，并于2007年7月办理了该注册商标的续展注册。湘瑞公司自注册“湘瑞及图”商标以来，不断提升湘瑞建材产品质量，树立品牌意识，投入大量资金宣传湘瑞建材品牌，其中2004年、2005年、2006年三年度共支出广告费320余万元，2006年产值达到6500万元，近三年先后荣获“2004湖南科技博览会”金奖、中国质量万里行（湖南）工作指导委员会评选的2005年度“产品质量、服务质量”双满意单位、被湖南省消费者委员会评为2005-2006年度湖南省消费者信得过品牌、中国质量认证中心于2004年12月向湘瑞公司颁发了“质量管理体系认证证书”，其湘瑞牌门、窗用塑料异型材2005年12月被湖南省质量技术监督局评为湖南名牌。2007年7月17日、7月19日、7月27日《三湘都市报》连续报道了湘瑞牌塑钢被他人大量假冒的事实。
2005年7月6日，于求是被湘瑞公司控股股东诚信公司任命为湘瑞公司法定代表人（总经理）。
2005年10月12日，湘瑞公司向诚信公司递交《关于新型整板门项目情况的报告》，准备先由自然人发起成立瑞高公司，利用湘瑞公司闲置的21亩地，投产《年产5000吨PVC新型整板门》项目。湘瑞公司员工入股“瑞高公司”实施总经理10万元、书记8万元、副总经理5万元、部长3万元、一般管理人员2万元、其他员工1万元的标准，至2005年9月26日，以“瑞高公司”名义收缴入股款202万元。瑞高公司由自然人发起设立后，再由湘瑞公司入股85万元，使瑞高公司实收资本达到287万元。2005年10月15日、11月17日，诚信公司分别下发株化诚信字（2005）14号文件、株化诚信纪要字（2005）10号会议纪要，决定：允许就5000吨PVC整板门项目设立新公司，湘瑞公司按新公司总股本的30%参股，湘瑞公司高管人员不得以任何形式参股新公司，否则按中纪委有关规定处理。新公司的运作严格按照《公司法》的规定实行独立核算、独立经营，湘瑞公司新征21亩土地暂租给新公司。新公司职工集资（入股）要自愿进行。新公司如需要使用湘瑞公司产品的品牌，须另行签订合同有偿使用。2005年10月12日，于求是、刘新才、刘旭东、邹黎明、刘新春等40人发起设立瑞高公司，注册资金202万元，其中于求是、刘新才、刘旭东、邹黎明、刘新春为湘瑞公司高层管理人员（刘旭东、邹黎明任湘瑞公司的副总经理），5名高层管理人员共计向瑞高公司出资33万元，占16.3%股份；其余35名自然人股东中，除吴兆龙、田岳南、郑丽英、唐冬云、陈农5人外（5人出资31万元），均为湘瑞公司员工，湘瑞公司员工共出资138万元。公司经营范围：研制、开发、生产、销售塑料门及型材、木塑门及型材、装饰材料及相关配套加工设备。瑞高公司董事会选举于求是为公司董事长（法定代表人），刘旭东为公司总经理。2005年12月13日，湘瑞公司向瑞高公司出资85万元。2006年10月21日，瑞高公司董事会免去刘旭东总经理职务，由于求是兼任公司总经理。
2006年6月21日，经于求是同意，湘瑞公司和瑞高公司签订一份《注册商标许可合同》，约定：湘瑞公司许可瑞高公司自2006年7月1日起在其生产制造的产品上使用其注册的第1112164号湘瑞牌商标；瑞高公司每年应付湘瑞公司许可使用费及商标广告费5万元，每年8月1日前付3万，1月31日前付2万；许可期间，湘瑞公司若再对他人许可使用商标，双方对此进行协商并取得一致意见；本许可协议为无终了期限的协议，除非出现以下情形：瑞高公司违反本协议的重大条款、被宣告破产或肯定无偿付能力、瑞高公司进行拍卖、自愿不再要求被许可；湘瑞公司保证商标到期办理续展，在合同存续期不被注销被许可商标；若遇湘瑞公司终止的情况，在终止前，该商标无偿转让顺延给瑞高公司。湘瑞公司副总经理邹黎明代表湘瑞公司，刘旭东代表瑞高公司，分别在该许可合同上签字。随后瑞高公司在其生产的产品上使用“湘瑞及图”商标进行销售。2007年2月5日，湖南省国资委、株洲化工集团有限公司审计部组成联合审计组，对湘瑞公司和瑞高公司之间关联交易行为进行了专项审计。2007年2月6日，诚信公司依照审计结论作出《关于禁止湘瑞公司和瑞高公司之间关联行为的决定》，要求瑞高公司于2007年6月30日前从湘瑞公司范围内搬出，瑞高公司同类产品均不得使用湘瑞品牌、商誉，两公司之间不得互供各类原辅材料和产品，湘瑞公司中、高层管理人员及其亲属依据中纪委的规定不得以任何形式入股瑞高公司，为避免同业竞争，瑞高公司只能销售整板门产品，不得销售塑料型材和塑钢窗。2007年5月8日，于求是被免去湘瑞公司总经理职务，刘旭东被聘任为公司总经理（法定代表人）。2007年6月27日，湘瑞公司和瑞高公司就关联交易签订协议进行清理，但瑞高公司仍使用“湘瑞及图”商标生产销售其产品。2007年7月5日，湘瑞公司函告瑞高公司，解除双方签订的《注册商标许可合同》，要求瑞高公司不再使用“湘瑞及图”商标。瑞高公司不同意解除，于2007年7月31日将应付的3万元商标许可使用费提存于株洲市公证处。2007年9月19日，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会致函株化集团，要求对湘瑞公司和瑞高公司之间的商标使用权问题进行整改，妥善解决同业竞争问题，以维护国有资产的权益不受侵害。原告湘瑞公司遂起诉至本院。
原审法院认为：本案《注册商标许可合同》所涉及的“湘瑞及图”商标为湖南知名品牌，具有较高商业价值，系湘瑞公司的无形资产。诚信公司为国有企业，系湘瑞公司的控股股东，“湘瑞及图”注册商标这一无形资产系国有企业对中外合资企业投资所形成的资产，属国有资产性质。湘瑞公司和瑞高公司所签订的《注册商标许可合同》从表面形式上看是两个平等主体之间的合同，但从合同的内容分析，该合同约定商标许可使用为无终了期限的合同，如湘瑞公司终止，“湘瑞及图”商标无偿让与瑞高公司。因瑞高公司与湘瑞公司系生产同类产品的互为竞争性企业，无限期地允许瑞高公司使用湘瑞公司的品牌生产、销售，必将挤占湘瑞公司的市场份额，影响湘瑞公司的盈利，从而侵害湘瑞公司的控股股东诚信公司的投资收入。湘瑞公司于求是等高层管理人员，应当明知湘瑞品牌具有较高商业价值，却约定湘瑞公司终止时涉案商标无偿转让给瑞高公司，将导致合同签订时自然人股份占70.4%的瑞高公司无偿占有“湘瑞及图”注册商标，侵害国有资产。从合同签订人双方的地位分析，于求是为合同双方湘瑞公司和瑞高公司的法定代表人，合同签订人邹黎明和刘旭东分别为两家公司的副总经理和总经理，同时都入股瑞高公司，在瑞高公司享有股东权益，于求是、刘旭东、邹黎明完全可以操纵湘瑞公司和瑞高公司的意思表示，故可推定瑞高公司的高层管理人员为其个人和湘瑞公司职员的股东权益，与同样受其控制的湘瑞公司串通签订上述明显不公平的商标许可合同，侵害国有资产，损害了国家利益，属无效合同。瑞高公司辩称湘瑞公司许可其使用湘瑞品牌经过了诚信公司许可，因诚信公司在其文件及会议纪要中明确要求湘瑞高层管理人员不得在瑞高入股，以避免不正常交易行为的发生，但湘瑞公司的高层管理人员于求是、刘新才、邹黎明、刘旭东等人没有遵照执行，违背了湘瑞公司控股股东诚信公司的意志，导致上述侵害国有资产的《注册商标许可合同》的签订、履行，故对其辩解意见不予采纳。原告要求赔偿损失30万元，但没有证据证实，依法不予支持。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（二）项之规定，判决：一、原、被告双方于2006年6月21日签订的《注册商标许可合同》无效，株洲瑞高塑胶有限责任公司自本判决生效后立即停止使用“湘瑞及图”注册商标；二、驳回原告其他诉讼请求。案件受理费5800元，由原告承担2320元，被告承担3480元。
上诉人瑞高公司不服一审判决，向本院提起上诉称：一审判决认定事实不清，导致错判。1、错误地认定“湘瑞及图”商标属国有资产。不能因诚信公司是湘瑞公司的控股股东，就简单地将湘瑞公司的所有资产列为国有资产，否则，将直接损害湘瑞公司外资方的合法权益。2、错误地认定《注册商标许可合同》显失公平。（1）合同双方对商标许可使用年限的约定，属于当事人意思自治范围，约定“无终了期限”并不会必然导致湘瑞公司利益受损，一审法院使用“必将”等推定文字，属于主观臆断。（2）湘瑞公司是中外合资的独立企业法人，可以自由处分自有财产。同时合同签订时，湘瑞公司是瑞高公司最大的股东，持股比例达到30%，双方约定湘瑞公司终止时涉案商标无偿转让给瑞高公司，并无不妥。3、错误地认定侵害国有资产。“湘瑞及图”商标不属国有资产。现有证据特别是被上诉人提交的证据表明，湘瑞公司通过成立瑞高公司并许可瑞高公司使用“湘瑞及图”商标，经营状况明显改善，效益逐年提高，不存在侵害诚信公司利益的情形。4、错误地认定《注册商标许可合同》的签订属恶意串通，本案中没有任何证据表明当事人双方之间有恶意串通行为，就连当时代表瑞高公司签字，现为湘瑞公司法定代表人的刘旭东，在开庭审理时也没有指认谁和谁恶意串通，因此人民法院不应主动地推测和猜测。5、将个人应承担的行政责任与两公司之间的民事责任混为一谈。综上所述，一审法院回避了湘瑞公司是瑞高公司最大的股东，并从中受益的事实，混淆个人行政责任与合同双方的民事责任，混淆国有资产与公司自有资产的概念，导致认定事实错误。请求撤销一审判决，依法认定上诉人与被上诉人之间所签订的《注册商标许可合同》有效，依法驳回被上诉人的全部诉讼请求；判令被上诉人承担所有诉讼费。
被上诉人湘瑞公司口头答辩称：1、本案诉争的《注册商标许可合同》属于湘瑞公司和瑞高公司两关联公司之间的关联交易行为；2、两关联公司的关联交易行为违反法律规定，损害了当事人以及第三人的合法权益，应当被认定为无效。
上诉人瑞高公司对原审法院查明的事实提出如下异议：（一）原判决遗漏了几个事实：1、湘瑞公司许可瑞高公司使用湘瑞注册商标后年产值及销售收入净利润递增的事实；2、湘瑞公司从瑞高公司分取红利的事实；（二）原判决认定事实错误：瑞高公司五名高层管理人员是代表他人入股，并不是自己占有16.3%的股份；（三）湘瑞公司占有瑞高公司30%的股权的事实没有查明；（四）《注册商标许可合同》是刘旭东、周黎明根据诚信公司文件具体起草签订实施的。在二审庭审中瑞高公司未提供新的证据。
被上诉人湘瑞公司对原审法院查明的事实没有异议，并向本院提交2007年12月26日湖南日报关于“湘瑞”商标是湖南省著名商标的公告证据一份。对该份证据上诉人瑞高公司没有异议，本院予以认定。
结合本案双方当事人提供的证据，本院对上诉人瑞高公司对案件事实提出的异议作如下分析认定：对于上诉人瑞高公司的异议一，被上诉人湘瑞公司在原审法院提交了证据15，即《湖南广汇联合审计事务所审计报告》，认定被上诉人湘瑞公司2004、2005、2006年度销售收入分别为53403448.49元、59905392.42元、61877175.30元；净利润分别为-1006293.34元、866558.43元、1393278.16元。上诉人瑞高公司在原审法院提交了证据15即《关于湘瑞与瑞高之间关联交易的专项审计报告》，认定湘瑞公司从瑞高公司分取红利8.5万元。故瑞高公司的异议成立。对于上诉人瑞高公司提出的异议二，上诉人瑞高公司向原审法院提交的证据6即于求是出资10万元的证据，原审法院予以认定，本院亦予认可。对于异议三，被上诉人湘瑞公司向上诉人瑞高公司出资85万元的事实原审法院已作认定。对于异议四，原审法院认定《注册商标许可合同》虽然具体由刘旭东、邹黎明分别代表瑞高公司、湘瑞公司签订，但该合同加盖了双方公司的印章，故作为瑞高公司合同签订时的法定代表人于求是应当是知情的也是同意的。故上诉人瑞高公司此一异议不能成立。
经综合审查全案证据以及双方当事人的上诉和答辩理由， 本院查明：被上诉人湘瑞公司2004年、2005年、2006年度销售收入分别为53403448.49元、59905392.42元、61877175.30元，净利润分别为-1006293.34元、866558.43元、1393278.76元。湘瑞公司从瑞高公司分取入股红利8.5万元。
对于原审法院查明的其它事实，因双方当事人没有异议，本院予以确认。
本院认为，依照《中华人民共和国合同法》第三十二条规定，当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或盖章时合同成立；第四十四条规定，依法成立的合同，自成立时生效。《中华人民共和国商标法》第四十条规定，商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。合同法和商标法均不禁止商标许可使用行为，对于许可使用的价款、期限也没有强制性规定，可由当事人双方协商。“湘瑞及图”注册商标系中外合资有限责任公司湘瑞公司的无形资产，其有权依法许可他人使用。本案《注册商标许可合同》系湘瑞公司和瑞高公司两个平等主体之间自愿签订的合同，是双方真实意思表示，内容亦不违反合同法和商标法禁止性规定，且经商标局备案，应为有效合同。其理由是：（一）涉案商标许可使用合同的签订是根据诚信公司的决定进行的。湘瑞公司的控股股东诚信公司专门发文同意成立瑞高公司，并决定由湘瑞公司向瑞高公司参股30%，同时规定新公司（瑞高公司）如需要使用湘瑞公司产品的品牌，则双方必须另行签订合同有偿使用。诚信公司的上述决定已实际实施，其控股的湘瑞公司向瑞高公司实际出资85万元，湘瑞公司在新设立的瑞高公司中享有股东权益。根据诚信公司的决定，湘瑞公司与瑞高公司签订了《注册商标许可合同》，并未违反诚信公司的意思表示，是诚信公司、湘瑞公司、瑞高公司共同真实意思的体现。（二）虽然湘瑞公司与瑞高公司的法定代表人为同一人，其双方的高层管理人员也存在交叉的问题，且湘瑞公司高层管理人员参股瑞高公司也违反了诚信公司有关文件的规定，但并没有证据证明湘瑞公司与瑞高公司之间存在恶意串通，损害国家、集体以及第三人利益的情形。同时，湘瑞公司也未能举证证明。上诉人湘瑞公司法定代表人刘旭东系涉案合同签订时瑞高公司的总经理和具体签订合同的人，应当对合同签订的过程十分清楚，但其在本案一审、二审过程中并未向法庭陈述合同双方恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的证据和事实。根据我国公司法的规定，法定代表人以公司名义从事各项经营活动都是公司行为，由此产生的民事责任应由该公司承担。本案于求是虽为商标许可合同签订时湘瑞公司与瑞高公司的法定代表人，但其在法律规定的权限内代表企业法人进行民事活动，是该公司意志的体现，而不是个人行为。因此，原审判决仅凭于求是同为湘瑞公司与瑞高公司的法定代表人以及高层管理人员存在交叉的事实，就推定两公司必然存在恶意串通的情形是没有法律依据的。（三）该合同约定湘瑞公司许可瑞高公司使用其注册商标为无终了期限的合同，并不为法律所禁止。《注册商标许可合同》第七条关于湘瑞公司终止前“湘瑞及图”商标无偿让与瑞高公司的约定，由于公司中止包括自然终止和因破产而终止等情形，如果是后一种情况则湘瑞公司无权自由处分其资产，其无偿转让商标的行为违反法律禁止性规定必然无效。因此，湘瑞公司对于其在公司终止时是否有权处分其资产尚不确定，从而涉案合同中关于商标无偿让与瑞高公司的约定是无效的。但根据合同法第五十六条“合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效”之规定，涉案合同这一条款无效并不影响涉案的商标许可合同的整体效力。（四）湘瑞公司2004年至2006年产品的销售量与净利润逐年递增，还从瑞高公司分取入股红利8.5万元。因此，并没有证据证明本案《注册商标许可合同》签订后，湘瑞公司的利益受到了损害。
因此，本案《注册商标许可合同》不具有《中华人民共和国合同法》第五十二条第（二）项规定的合同无效的情形，湘瑞公司与瑞高公司签订的《注册商标许可合同》应当认定为有效。湘瑞公司是由诚信公司与香港瑞锦公司共同出资设立的中外合资公司，虽然该公司的控股股东诚信公司是国有公司，但并不能改变其出资成立的合资公司的企业性质，其拥有的湘瑞商标也并不是国有资产。故原审法院认定中外合资企业湘瑞公司的资产为国有资产性质，从而认定双方签订、实施《注册商标许可合同》侵害了国有资产没有法律依据。同时，原审法院在没有任何证据的情况下，推定合同签订双方存在串通行为显然也没有事实和法律依据。故上诉人瑞高公司的上诉理由成立，本院予以支持。被上诉人湘瑞公司的诉讼请求没有事实和法律依据，应予驳回。
综上所述，原审法院虽然认定事实基本清楚，但适用法律不当，本院依法予以改判。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款（二）项、《中华人民共和国合同法》第五十二条（二）项之规定，判决如下：
一、撤销株洲市中级人民法院（2007）株中法民三初字第26号民事判决。
二、驳回株洲湘瑞塑料建材有限公司的诉讼请求。
本案一审案件受理费5800元，二审案件受理费5800元，共计11600元，由株洲湘瑞塑料建材有限公司负担。
本判决为终审判决。

审  
审　判　长　孙 元 清
代理审判员　钱 丽 兰
代理审判员　闫 伟

二○○八年六月十一日

书　记　员　李 桔 红