原告远东红蜻蜓集团有限公司（以下简称“红蜻蜓公司”）诉被告朱国丽、上海红蜻蜓丰尚

2008年01月14日来源：

　　上海市第一中级人民法院
　　民事判决书
　　（2006）沪一中民五（知）初第260号
　　
　　原告远东红蜻蜓集团有限公司，住所地香港特别行政区九龙旺角弥敦道555号九龙行11楼1102-1103室。
　　法定代表人薛明，董事。
　　委托代理人刘正清，广东富临国泰律师事务所律师。
　　被告朱国丽，女，汉族，1958年8月7日出生，住略。
　　委托代理人金宪宽，浙江嘉瑞成律师事务所律师。
　　被告上海红蜻蜓丰尚实业有限公司，住所地上海市奉贤区金汇镇东星路10号1-394。
　　法定代表人池兴隆，总经理。
　　委托代理人田庭峰，上海申浩律师事务所律师。
　　委托代理人吕伴，上海申浩律师事务所律师。
　　原告远东红蜻蜓集团有限公司（以下简称“红蜻蜓公司”）诉被告朱国丽、上海红蜻蜓丰尚实业有限公司（以下简称“丰尚公司”）商标侵权纠纷一案，本院于2006年9月13日立案受理后，依法组成合议庭，于2006年10月31日公开开庭进行了审理。原告红蜻蜓公司的委托代理人刘正清，被告朱国丽的委托代理人金宪宽，被告丰尚公司的法定代表人池兴隆与委托代理人田庭峰、吕伴到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
　　原告红蜻蜓公司诉称，2005年1月28日，原告红蜻蜓公司与被告朱国丽签订《商标使用许可合同》一份，约定，由被告朱国丽将其所有的第1286105号注册商标许可给原告红蜻蜓公司独占使用，许可使用的地域为中国大陆、裤类系列，许可使用期限为3年，许可使用费每年人民币10万元。被告朱国丽在上述约定的地域与商品使用范围内不得许可第三人使用上述商标，也不得自己使用上述商标，否则除了退还原告红蜻蜓公司所交的许可使用费之外，还必须给付违约金50万元。该合同经登记备案，原告红蜻蜓公司依约履行了合同约定的支付义务，但被告朱国丽违约，将原告红蜻蜓公司拥有独占性许可使用权的系争商标转让给被告丰尚公司，被告丰尚公司与昆明市西山区大洪洲服装厂（以下简称“大洪服装厂”）签订合同，许可该厂在第25类男休闲裤、西裤商品上使用该商标，并授权昆明斯利卡丹奴服饰有限公司（以下简称“斯利公司”）在云南省为其总代理。被告丰尚公司明知原告对系争商标享有独占许可使用权，仍与被告朱国丽签订商标转让合同并许可他人使用，故两被告均构成侵权，应承担连带赔偿责任。原告红蜻蜓公司诉请：1、判令两被告停止侵权行为，在《人民法院报》上赔礼道歉、消除影响；2、两被告赔偿原告损失70万元。
　　在本案庭审过程中，原告红蜻蜓公司主张被告朱国丽的行为既构成违约也构成商标侵权，存在违约与商标侵权的竞合，被告丰尚公司的行为构成商标侵权。本院要求原告红蜻蜓公司选择一项诉因后，原告红蜻蜓公司明确要求追究两被告的商标侵权责任。
　　被告朱国丽辩称，一、被告朱国丽许可原告红蜻蜓公司独占使用商标的同时又转让商标的行为既不违法也无过错。被告朱国丽原为系争商标的注册人，其通过商标代理机构许可原告红蜻蜓公司使用商标并收取一定费用，在商标授权许可期间，法律并未禁止权利人转让处分商标，且合同也未特别约定限制被告朱国丽转让商标。同时，原告红蜻蜓公司与商标代理机构温州乔治亚企业代理有限公司（以下简称“乔治亚公司”）签署协议时，并未审查被告朱国丽的委托权限、许可范围、许可使用费等要素，就草率地签署了协议，故原告红蜻蜓公司具有主观过错。此外，被告朱国丽委托乔治亚公司以每年50,000元、普通使用许可的方式许可他人使用商标，但乔治亚公司未向原告红蜻蜓公司告知真实许可情况，故被告朱国丽认为，原告红蜻蜓公司当时获得授权的并非独占使用许可。二、两被告之间签订的《注册商标转让合同书》明确约定，转让人已经许可他人在西裤上使用系争商标，尽管合同没有明确约定为独占使用许可，但被告丰尚公司应在授权时负有善意的审查、管理义务，因为原告红蜻蜓公司与被告朱国丽之间的许可合同已由中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（以下简称“国家商标局”）备案，被告丰尚公司再行许可之前对许可方式应当是知道的。三、原告红蜻蜓公司主张的赔偿数额没有事实与法律依据。原告红蜻蜓公司没有证据证明其具有损害后果，且本案并非侵犯商标专用权之诉，而是普通的民事侵权之诉，不应适用商标法及其司法解释规定的酌定赔偿原则，而是应当根据民法通则与合同法的规定依据实际赔偿损失原则确定赔偿额，因此被告朱国丽请求驳回原告红蜻蜓公司对其提出的诉讼请求。
　　被告丰尚公司辩称，一、原告红蜻蜓公司与被告朱国丽之间约定的独占许可部分应当无效，因为被告朱国丽是在合同签订并备案后才正式办理委托，其只能在委托权限内追认。故双方的许可使用为普通许可合同，原告红蜻蜓公司不具备诉讼主体资格，应当驳回起诉。二、被告丰尚公司只知道被告朱国丽将系争商标许可给他人使用，但并不知道许可给谁，也不知道是独占性许可，直至本案起诉后才知道上述情况。同时，被告丰尚公司从被告朱国丽处转让系争商标，主要为了经营T恤和羊毛衫，西裤不是主营范围。在诉讼后，被告丰尚公司为了避免纠纷，主动通知被许可方不要再使用系争商标。三、即使被告方的侵权行为成立，赔偿损失也应当首先适用原告损失或者被告获利的金额，被告丰尚公司的获利额为20,000元，故如果被告丰尚公司承担责任，也应在此范围内考虑赔偿额。况且，被告丰尚公司于2006年9月已停止了授权许可行为，对原告并未造成损失。故被告丰尚公司请求驳回原告红蜻蜓公司对其提出的诉讼请求。
　　原告红蜻蜓公司为证明其诉称理由，向本院提供了以下证据材料：
　　1、原告红蜻蜓公司与被告朱国丽之间签订的《商标使用许可合同》及《商标使用许可合同备案通知书》；
　　2、徐加香于2005年、2006年分别出具的两份收款证明；
　　3、被告朱国丽与乔治亚公司之间签订的《客户商标委托合同》及附件；
　　4、系争第1286105号商标在国家商标局的登记查询信息；
　　5、被告丰尚公司与大洪服装厂签订的《商标使用许可合同》以及向斯利公司出具的《授权书》。
　　上述证据经庭审质证，被告朱国丽称，1、其对系争商标许可原告红蜻蜓公司使用的事实以及《商标使用许可合同备案通知书》无异议，被告朱国丽在合同签订前曾口头委托乔治亚公司处理商标许可之事，但证据1的合同中“朱国丽”的签名并非其本人所签，同时合同中约定