中华人民共和国北京市第一中级人民法院
民 事 判 决 书
（2005）一中民初字第8660号

  
    原告上海海外股份有限公司（SHANGHAI OVERSEAS S.A.），住所地瑞士日内瓦青年路甲5号(ROUTE DES JEUNES 5A, GENEVA, SWITZERLAND)。

    法定代表人吉纳洛苏?坦德斯基(Generoso TEDESCHI)，执行董事兼总经理。

    委托代理人曾政文，北京市贝朗律师事务所律师。

    委托代理人王佳宁，女，汉族，1980年4月3日出生，北京市贝朗律师事务所实习律师，住北京市海淀区水电学院平房34号。

    被告广州市佐治鞋业有限公司，住所地广东省广州市石井镇红星村第二经济合作社石沙合兴工业区二栋。

    法定代表人刘燕宜，经理。

    委托代理人孙晓青，北京市华一律师事务所律师。

    委托代理人周汉义，男，汉族，1970年10月4日出生，广州市佐治鞋业有限公司总经理，住广东省潮阳市文光街道西双南社142号。

    原告上海海外股份有限公司（简称瑞士上海公司）诉被告广州市佐治鞋业有限公司（简称佐治公司）商标使用许可合同纠纷一案，本院于2005年8月8日受理后，依法组成合议庭，于2005年10月17日公开开庭进行了审理。原告瑞士上海公司的委托代理人曾政文、王佳宁，被告佐治公司的委托代理人孙晓青、周汉义到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

    原告瑞士上海公司诉称：原、被告于2003年1月1日在北京市签订《商标使用许可合同》，该合同约定：原告许可被告在中国广东、福建、湖南、湖北、河南、安徽地区范围内、在鞋类商品上使用原告自有商标“胡里奥”（商标注册证号为第1343428号），许可使用期为5年，自2003年1月1日起至2007年12月31日止；本许可为排他许可；2003年7月1日起开始计算许可使用费，被告应当以银行汇款的形式分十次每次向原告支付许可使用费2.5万美元，截止至2005年10月1日应当支付原告许可使用费合计25万美元。合同签订后，原告按照约定全面履行了自己的义务，未在合同有效期内、在相同地域另行许可他人在相同产品上使用该注册商标。被告却拒不履行合同义务，拖欠原告商标许可使用费25万美元拒不支付。被告的行为已严重侵犯了原告的合法权益，故请求法院判令被告：1、支付商标许可使用费25万美元；2、支付违约金17 010美元，合计267 010美元。

    被告佐治公司答辩称：由于原告并非该商标的注册人，该商标使用许可合同属于无效合同，被告没有支付其任何费用的义务。具体来说，该商标在中国的注册人为（瑞士）上海海外贸易公司（SWISS SHANGHAI OVERSEAS TRADING CO.S.A.），而商标许可使用合同的许可方即原告的名称为（瑞士）上海海外股份有限公司（SWISS SHANGHAI OVERSEAS S.A.），可见，原告的公司名称与该商标注册人名称是不一致的。根据《商标法》第四十条规定，只有商标注册人才能许可他人使用其注册商标。既然原告不是该商标的注册人，原告与被告前述的商标使用许可合同就丧失了合法基础，因此，该合同属于无效合同。请求法院判令驳回原告全部诉讼请求。

    本院经审理查明：

    中国注册商标第1343428号“JULIO胡里奥及图形”商标的注册人为（瑞士）上海海外贸易公司（SWISS SHANGHAI OVERSEAS TRADING CO.S.A.），核定使用商品为第25类：服装、外衣、衬衫、袜、皮鞋，注册有效期限为1999年12月14日至2009年12月13日。

    2003年1月1日，瑞士上海公司与佐治公司签订了一份“许可证协议”，即涉案的商标许可使用合同。该协议第1条约定：瑞士上海公司授予许可证，佐治公司拥有使用注册编号为1343428的“胡里奥”商标在第3条中定义的地区生产、经销和销售在第2条中定义产品的专有权。瑞士上海公司承诺在第3条中描述的区域内不向任何其他第三方提供与第2条规定的产品有关的商标许可证。协议第2条约定的“产品”指带有商标的高级精制男女式皮鞋、靴类和凉鞋类产品，运动鞋和技术鞋不包括在内。第3条约定的地域指下列省份：广东省、福建省、湖南省、湖北省、河南省、安徽省。

    该协议第12条为有关特许使用费的条款，其中约定：佐治公司在本协议的最初三年期限的每一年中，必须向瑞士上海公司支付固定金额的特许使用费。2003年1月1日到2003年6月1日是准备期，不计算任何特许使用费。特许使用费支付从2003年7月1日开始支付，具体如下：2003年7月1日、2003年10月1日、2004年1月1日、2004年4月1日、2004年7月1日、2004年10月1日、2005年1月1日、2005年4月1日、2005年7月1日、2005年10月1日分十次每次各支付2.5万美元。

    协议第16条约定：本许可证协议应该在2003年1月1日开始并生效，并应在2005年12月31日期满。

    协议第20条约定：本协议应由中华人民共和国法律管辖并根据中华人民共和国法律进行解释。

    2005年6月24日，北京市贝朗律师事务所向佐治公司发出“关于拖欠上海海外股份有限公司商标许可使用费”的律师函，其中称其接受瑞士上海公司的委托，负责处理佐治公司拖欠瑞士上海公司拖欠商标许可使用费的有关事宜，督促佐治公司接到该函后立即支付拖欠瑞士上海公司的25万美元商标许可使用费，否则其将采取必要之法律措施。

    上述事实，有瑞士上海公司提交的“许可证协议”、商标注册证复印件以及贝朗律师事务所律师函为证，佐治公司对上述证据的真实性均予以认可。

    在诉讼过程中，佐治公司向本院提交三份传真件，证明其在合同签订后，曾就商标许可使用合同备案事宜与瑞士上海公司进行沟通，并就商标注册人名称与许可人名称不符的问题向瑞士上海公司寻求解释，因未得到其答复而向其宣称双方所签合同无效。瑞士上海公司否认该三份证据的真实性。因上述证据均为传真件，在瑞士上海公司予以否认的情况下，本院对其真实性不予认可。

    瑞士上海公司立案时提交的经公证认证的公司登记材料中显示，“公司名称”一栏在“Shanghai Overseas SA”之上有一行被划掉的“Shanghai Overseas Trading Corporation SA”。瑞士上海公司称据此可表明其公司名称系由商标注册证中的“上海海外贸易公司”变更而来，并于庭审中提交1999年12月2日公司更改名称特别大会纪要，证明公司名称由“上海海外贸易公司”变更为“上海海外股份有限公司”。佐治公司对此予以认可，本院亦予确认。

    瑞士上海公司提交其要求17010美元违约金的计算标准为逾期付款的日万分之二点一，一月30日，一年360天，计算截至日为2005年7月1日。以2003年7月1日应付之2.5万美元为例，为2.5万美元×日万分之二点一×逾期720日＝3780美元。以下类推，违约金计算截止至2005年4月1日应付款，共计17010美元。其中日万分之二点一的比率来源于中国人民银行1999年规定的金融机构逾期贷款利率。

    佐治公司称其签订协议以来并未使用涉案“胡里奥”商标生产过任何产品，瑞士上海公司对此未表示异议也未提供相反证据予以否认。佐治公司于庭审中明确表示不同意继续履行此许可协议。

    本院认为：

    双方当事人在共同签订的商标使用许可合同中明确约定了本合同受中华人民共和国法律管辖并依中华人民共和国法律进行解释，故应适用中国合同法解决本案纠纷。

    根据已查明的事实，瑞士上海公司与第1343428号注册商标的注册人瑞士上海海外贸易公司为同一主体，仅是变更了公司名称，故其对第1343428号注册商标享有专用权，可以通过签订商标使用许可合同的方式许可他人使用该注册商标。瑞士上海公司与佐治公司签订的商标使用许可合同，是双方当事人真实意思表示，不存在中国合同法规定的导致合同无效的情形，是有效的合同。虽然中国《商标法》第二十三条规定，注册商标需要变更注册人的名义等注册事项的，应当提出变更申请；第四十条第三款规定，商标使用许可合同应当报商标局备案，《商标法实施条例》第四十三条又进一步规定许可人应当自商标使用许可合同签订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案。而本案中，瑞士上海公司在公司名称变更后未及时向商标局提出变更申请，也未就双方合同向商标局申请备案，但鉴于前者并未影响其对涉案商标所享有的专用权；而后者，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条的规定，商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，当事人另有约定的除外。本案中，双方的许可合同并未就备案问题有相反约定。故佐治公司仅以许可人与商标注册人名称不同为由主张合同无效，缺乏法律依据，本院不予支持。

    中国合同法第八条规定，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。合同签订后，双方均应秉承善意，全面履行自己的义务。本案中，瑞士上海公司与佐治公司签订了关于“胡里奥”商标的许可使用合同，按照合同的约定，佐治公司享有在合同许可的地域和期限内排他使用上述商标的权利，同时负有按照约定向瑞士上海公司支付商标许可使用费的义务，而瑞士上海公司有权从佐治公司处获得商标许可使用费，但负有不得在相同区域、相同时间内另行许可其他人使用该商标的义务。该约定合法有效，双方均应依约履行。瑞士上海公司遵守了合同义务，未在合同约定的地域和期限内另行许可其他人使用该商标，但佐治公司并未按照合同约定的付款期限向瑞士上海公司支付商标许可使用费，其行为构成违约，应对由于其违约行为使瑞士上海公司遭受的损失承担赔偿责任。佐治公司虽辩称由于商标许可人与商标注册人名义不一致而致使其不敢使用该商标因而没有义务支付使用费，但由于双方之间的合同系有效合同，佐治公司先是于签订合同时未对合同相对方的权利依据进行审慎审查，合同签订后又不能证明其采取过任何有效的方式与原告进行沟通，而是完全消极地不予履行合同，因此其没有使用该商标并不能成为免除其违约责任的正当理由，其仍应对由此给瑞士上海公司造成的损失进行赔偿。但鉴于瑞士上海公司在其公司名称于1999年即发生变更的情况下，迟迟未到中国商标局进行法律所要求的商标注册人名义变更，也没有证明其曾就公司名称变更事项向被告作出过任何说明，加之其没有按照中国商标法的要求将商标使用许可合同报送备案，因此其对于本案纠纷的发生也应负有一定的责任。故瑞士上海公司要求佐治公司支付合同约定的许可使用费25万美元的诉讼请求本院不予全额支持，其要求佐治公司支付违约金的诉讼请求本院亦不予支持，本院将综合考虑双方的行为酌定佐治公司应支付的赔偿数额。

    鉴于佐治公司明确表示不同意继续履行合同，合同约定的有效期2005年12月31日也临近届满，本院认为此合同已无继续履行的可能和必要，因此确认双方合同已于被告明确提出不继续履行时解除。关于合同解除后双方当事人的责任承担问题在确定损失赔偿数额时一并考虑在内。

    综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款之规定，本院判决如下：

    一、广州市佐治鞋业有限公司于本判决生效之日起10日内支付原告上海海外股份有限公司经济损失二十万美元；

    二、驳回原告上海海外股份有限公司的其他诉讼请求。

    案件受理费20 829元，由原告上海海外股份有限公司负担2175元（已交纳），由被告广州市佐治鞋业有限公司负担18114元（于判决生效后7日内交纳）。

    如不服本判决，上海海外股份有限公司可在本判决书送达之日其30日内、广州市佐治鞋业有限公司可在本判决书送达之日起15日内向本院提交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，交纳上诉案件受理费20 829元，上诉于北京市高级人民法院。

                      审  判  长    张广良

                      代理审判员    董晓敏

                      代理审判员    姜庶伟

                      二 O O 五 年 十 二 月 十 二 日

                      书  记  员    周丽婷