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上诉人乐清市精密电子机电实业有限公司、乐清市浙南电容器厂、浙江威斯康电气有限公司
2008年09月10日来源:


提交日期: 2008-06-04 14:56:43
浙江高院知识产权庭维护
浙 江 省 高 级 人 民 法 院
民 事 判 决 书
(2007)浙民三终字第296号

上诉人(原审原告)乐清市精密电子机电实业有限公司,住所地浙江省乐清市北白象镇前呈。
法定代表人谢灵修,该公司董事长。
委托代理人(特别授权代理) 李永明,浙江泽大律师事务所律师。
上诉人(原审被告)乐清市浙南电容器厂,住所地浙江省乐清市北白象镇金炉工业区。
诉讼代表人蔡炳友,该厂股东及股东大会授权代表。
委托代理人(特别授权代理)孙晓青,北京市国府闻佳律师事务所律师。
委托代理人(特别授权代理)林志成,男,汉族,1975年4月3日出生,中国商标专利事务所有限公司温州分公司职员,住浙江省洞头县北沙乡城北路992弄9号。
上诉人(原审被告)浙江威斯康电气有限公司,住所地浙江省乐清市中心工业园区。
法定代表人蔡炳友,该公司董事长。
委托代理人(特别授权代理)孙晓青,北京市国府闻佳律师事务所律师。
委托代理人(特别授权代理)林志成,男,汉族,1975年4月3日出生,中国商标专利事务所有限公司温州分公司职员,住浙江省洞头县北沙乡城北路992弄9号。
上诉人乐清市精密电子机电实业有限公司(以下简称精密电子公司)、乐清市浙南电容器厂(以下简称浙南电容器厂)、浙江威斯康电气有限公司(以下简称威斯康公司) 因商标权权属纠纷一案,不服温州市中级人民法院(2006)温民三初字第179号民事判决,向本院提起上诉。本院于2007年11月28日立案受理后,依法组成合议庭,于同年12月13日对本案进行了开庭审理。上诉人精密电子公司的委托代理人李永明、上诉人浙南电容器厂和上诉人威斯康公司的委托代理人孙晓青、林志成参加了庭审。本案现已审理完毕。
原审判决认定:精密电子公司原名乐清市精密电子机电实业公司。1996年8月1 8日,精密电子公司、浙南电容器厂与威海威斯康电气有限公司、威海市专利技术开发公司签订协议书一份。协议约定:威海威斯康电气有限公司、威海市专利技术开发公司向精密电子公司、浙南电容器厂转让第840451号“威斯康”注册商标;转让费177776元,威海威斯康电气有限公司、威海市专利技术开发公司办好有关转让手续,手续完毕后,精密电子公司、浙南电容器厂应一次性付清各自的转让费88888元;因商标法的规定,商标暂转让给浙南电容器厂,但“威斯康”商标属浙南电容器厂与精密电子公司共同所有,精密电子公司可以长期无偿使用;若浙南电容器厂转让“威斯康”商标,必须经精密电子公司同意后方可转让,所得利益由精密电子公司、浙南电容器厂平均所得,否则一切损失由浙南电容器厂承担;本协议经各方盖章后有效,并具有法律效力。签约后,浙南电容器厂、威海市专利技术开发公司于1996年8月26日向商标局提出了转让注册商标申请书。1996年10月28日,商标局出具《核准转让注册商标证明》,记载核准第840451号商标转让注册,受让人名义为浙南电容器厂。2004年12月16日,浙南电容器厂、威斯康公司向商标局提出了转让注册商标申请,申请书记载:转让人为浙南电容器厂、受让人为威斯康公司;是否共有商标:否;联系人蔡富强。2005年3月7日,商标局出具《核准商标转让证明》,记载核准第840451号商标转让,受让人为威斯康公司。现第840451号“威斯康”商标登记的注册人为威斯康公司。精密电子公司认为浙南电容器厂与威斯康公司之间的转让行为属于恶意串通损害其利益,为此诉请原审确认:确认浙南电容器厂与威斯康公司间转让第840451号“威斯康”注册商标的行为无效;由浙南电容器厂、威斯康公司负担本案诉讼费用。在原审指定的举证期限内,精密电子公司增加了两项诉讼请求:确认第840451号“威斯康”注册商标属精密电子公司与浙南电容器厂共同所有;确认精密电子公司与浙南电容器厂共有第840451号“威斯康”注册商标的共有份额为各50%。
原审另查明,浙南电容器厂成立于1993年6月29日,注册资金80万元,由蔡富强、蔡炳友、蔡金存、郑元新各出资20万元,企业性质股份合作企业,工商登记的法定代表人为蔡富强。该厂的企业法人章程规定,法定代表人由股东四人民主产生,对企业重要事项的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过等等。2004年9月5日,乐清市工商行政管理局作出处罚决定书,认定浙南电容器厂未参加2003年度企业年检,决定吊销其营业执照。本案诉讼过程中,浙南电容器厂股东蔡炳友、蔡金存、郑元新先后于2006年11月6日、2006年11月21日、2007年2月5日提议召开临时股东会议,讨论罢免蔡富强厂长职务、授权蔡炳友代行厂长职务、确认该厂将第840451号“威斯康”商标转让给威斯康公司系全体股东真实意思表示等事宜,并采取特快专递、传真、在《乐清日报》连续三天刊登通知的方式通知股东蔡富强。2006年11月13日、2006年12月6日、2007年2月27日,浙南电容器厂先后召开临时股东会议,并作出决议,内容为:撤销蔡富强厂长职务,今后蔡富强以该厂法定代表人名义所为的行为均属无效;授权蔡炳友代行厂长职务,有权代表该厂签署相关法律文件,包括本案的应诉事宜等;确认将“威斯康”商标转让给威斯康公司系全体股东真实意思表示等。
威斯康公司原名乐清市威斯康电气有限公司,成立于1996年9月5日,系私营有限责任公司。1997年12月25日变更为现名称,注册资本513万元,当时注册登记的股东为蔡富强、蔡炳友、蔡金存、郑元新,每人各占2 5%股份。到2005年2月28日,威斯康公司在工商局办理了企业法定代表人变更手续,由原来的蔡富强变更为蔡炳友,同时还办理了股权变更手续,蔡富强向其他三个股东出让其股份,即蔡炳友、蔡金存、郑元新各占公司33.33%股份。
原审法院认为:精密电子公司、浙南电容器厂与威海威斯康电气有限公司、威海市专利技术开发公司1996年8月18日签订的协议书,签约各方主体资格合法,意思表示真实,内容没有违反法律规定,应认定有效。虽然当时我国的商标法对商标的共有没有作出明确规定,但也没有禁止商标共有的规定,而《中华人民共和国民法通则》第七十八条规定,财产可以由两个以上的公民、法人共有,共有分为按份共有和共同共有。因此,浙南电容器厂、威斯康公司提出这一协议中有关精密电子公司与浙南电容器厂共有“威斯康”商标专用权的条款无效,缺乏法律依据,不予支持。按照协议的约定,精密电子公司、浙南电容器厂各自出资50%受让了商标,且在本案诉讼中双方均主张各自的份额为50%,因此可以认定双方为按份共有,各自份额为50%。精密电子公司当时是否支付商标转让款,并不影响其作为共有人受让涉案商标的事实。2001年10月27日修正的《中华人民共和国商标法》第五条规定,两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标,共同享有和行使该商标专用权。这一规定只是明确了两个主体之间可以共享商标专用权,并没有包含不登记为共有人就当然丧失共有权之意。《中华人民共和国民法通则》第一百三十七条规定,诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。故精密电子公司有关请求保护其对涉案商标专用权共有的诉讼时效不应从2001年10月27日开始计算,而应从精密电子公司知道诉争的侵权行为发生之日开始计算。本案诉争的侵权行为即浙南电容器厂与威斯康公司间的商标转让申请发生在2004年12月,而精密电子公司在2006年10月30日提起诉讼。按照《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年”的规定,浙南电容器厂与威斯康公司提出的本案已过诉讼时效的主张不能成立,不予支持。
当事人应该充分履行自己签署的有效合同。在浙南电容器厂与精密电子公司作出对涉案商标共有的约定之后,即使精密电子公司没有登记为涉案商标的共有人,浙南电容器厂也不能否认、侵犯其共有权利。未经登记的后果是不能对抗善意第三人。在2004年12月浙南电容器厂与威斯康公司约定转让涉案商标时,两家企业的股东构成、法定代表人均相同。据此,威斯康公司在受让涉案商标时应当知晓商标存在共有人,而且浙南电容器厂与威斯康公司在转让商标时,即没有约定相应对价,也没有实际给付对价,故威斯康公司不属于善意第三人。浙南电容器厂与威斯康公司在向商标局申请转让注册商标时,隐瞒商标存在共有人的事实,恶意串通,损害了精密电子公司的利益。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第(二)项的规定,浙南电容器厂与威斯康公司间转让涉案商标,其中处分了精密电子公司对商标的共有权利,这部分应认定为无效。《中华人民共和国合同法》第五十九条规定,当事人恶意串通损害第三人利益的,因此取得的财产返还第三人。故该院确认浙南电容器厂与威斯康公司间转让涉案商标的行为部分无效,并确认精密电子公司是第840451号“威斯康”注册商标共有人,其份额为50%。对精密电子公司的其他诉讼请求,该院不予支持。至于浙南电容器厂将其对涉案商标的权利转让给威斯康公司,是双方真实意思表示,其效力可予确认。
综上,原审法院根据《中华人民共和国商标法》第五条,《中华人民共和国合同法》第五十二条第(二)项、第五十九条,《中华人民共和国民法通则》第七十八条、第一百三十五条、第一百三十七条的规定,于2007年10月25日判决:一、确认浙南电容器厂与威斯康公司间转让第840451号“威斯康”注册商标的行为部分无效;二、确认精密电子公司是第840451号“威斯康”注册商标的共有人,其份额为50%;三、驳回精密电子公司的其他诉讼请求。案件受理费1000元,由浙南电容器厂、威斯康公司各负担500元。
一审宣判后,上诉人精密电子公司不服,向本院提起上诉,请求撤销原审判决第一、三项,支持其要求确认商标转让无效的诉讼请求。精密电子公司认为原审认定其与浙南电容器厂是商标的按份共有人并由此认定浙南电容器厂与威斯康公司间转让商标的行为部分无效是错误的。该转让行为违反合同约定,未经精密电子公司同意,应全部无效。
浙南电容器厂、威斯康公司答辩认为,精密电子公司没有履行96年的商标转让合同而支付转让款,不是商标的共有人。浙南电容器厂2004年转让商标于威斯康公司经商标局的合法程序,是有效的。即使精密电子公司能够证明其支付转让款而成为商标的共有人,按照96年的商标转让合同,浙南电容器厂未经其同意而转让商标于威斯康公司,也只是导致赔偿责任,而并没有约定转让无效或部分无效。
上诉人浙南电容器厂、威斯康公司向本院提起上诉,请求撤销原审判决,改判驳回精密电子公司的诉讼请求。理由为:①精密电子公司没有履行96年的商标转让合同而支付转让款,不是商标的共有人。②即使精密电子公司证明其已支付转让款,在2001年我国商标法已作修改,允许商标共有,而精密电子公司在至2004年商标再次转让的近四年时间未要求办理共有手续,已因时效丧失了要求共有的权利。③按照96年的商标转让合同,浙南电容器厂未经精密电子公司同意而转让商标于威斯康公司,也只是导致赔偿责任,而并没有约定转让无效或部分无效。
精密电子公司答辩认为:①96年商标转让合同的转让方威海威斯康电气有限公司一审已提供证据,证明精密电子公司已支付转让款;即使精密电子公司未支付转让款也只产生威海威斯康电气有限公司与精密电子公司间的债权债务关系,不影响96年商标转让合同的效力。②精密电子公司为共有人的依据是96年商标转让合同,2001年商标法修改后是否对共有人作登记修改也只是当事人之间的事,浙南电容器厂的侵权事实是2004年12月的商标转让,精密电子公司2006年10月起诉并未超过诉讼时效。③浙南电容器厂与威斯康公司商标转让是建立在损害精密电子公司利益的基础上,转让行为应当无效。
二审中,双方当事人皆未提供新的证据。
双方当事人对原判认定的涉案96年商标转让合同内容及其后商标转让登记于浙南电容器厂、04年商标转让合同内容及其后商标转让登记于威斯康公司、浙南电容器厂和威斯康公司股东登记等事实不持异议,本院予以确认。
结合双方当事人的上诉及其答辩,本案焦点问题为:①96年商标转让合同是否导致精密电子公司和浙南电容器厂成为涉案商标的共有人;②04年商标转让合同效力及责任。对此本院分析认定如下:
一、关于96年商标转让合同
这一焦点首先涉及精密电子公司是否在履行该合同中支付合同价款,以及如果没有支付合同价款是否导致共有关系不成立。对此,精密电子公司在原审提供证据11即2006年11月9日浙南电容器厂工商登记的法定代表人蔡富强递交的答辩状,内容为1996年8月18日,浙南电容器厂与精密电子公司各支付88888元受让了“威斯康”注册商标;证据12即证人吴云乐出具的证明及当庭陈述,表明精密电子公司在签订商标转让协议时已经支付商标受让款;证据13即威海威斯康电气有限公司的关于吴云乐系该公司董事的工实羌遣牧希馔贾っ骶艿缱庸疽阎Ц逗贤劭钋椅巴箍怠鄙瘫旯灿腥恕U隳系缛萜鞒А⑼箍倒径灾ぞ?1异议认为该证据不是在举证期限内提供,且蔡富强无权代表浙南电容器厂进行答辩。对证据12,异议认为证人与精密电子公司的法定代表人系亲戚关系,证言为虚假,不能证明所称事实。原审法院认为,这部分证据涉及当事人争议的精密电子公司在1996年8月18日协议书签订之后有无支付商标转让款的事实,虽然精密电子公司、浙南电容器厂都没有提供各自的付款凭证,但是关于商标转让的合意在当事人签约之时即已经成立,转让款的支付与否,涉及的是双方对于合同的履行,而作为对转让款享有权利的出让方在签约至今的十多年中一直没有提出精密电子公司未付款的主张。故本案当事人对转让款支付与否的争议,并不影响精密电子公司依照转让协议所享有的权利。本院同意上述认定。故浙南电容器厂、威斯康公司关于精密电子公司未支付合同价款,不是“威斯康”商标共有人的主张,本院不予以支持。
这一焦点涉及的第二个问题是共有的形式。对此1996年8月18日协议书规定明确约定属于精密电子公司、浙南电容器厂共同所有,精密电子公司、浙南电容器厂应支付的转让费皆为88888元。所以,精密电子公司、浙南电容器厂应是各占50%份额的按份共有人。
二、 04年商标转让合同效力及责任
在认定04年商标转让合同效力之前应先解决2001年我国商标法修改后,至2004年12月该商标被浙南电容器厂转让威斯康公司之前,精密电子公司是否已丧失共有权的问题。“威斯康”商标在1996年8月18日协议书之后由精密电子公司、浙南电容器厂共有,但登记为浙南电容器厂所有,这虽然是当事人之间依合同进行的安排,但主要原因是当时的有关法律对商标的共有没有作出明确规定。虽如此,但法律也未明文禁止对商标的共有,而《中华人民共和国民法通则》第七十八条规定,财产可以由两个以上的公民、法人共有,所以原审认为精密电子公司、浙南电容器厂与威海威斯康电气有限公司、威海市专利技术开发公司1996年8月18日签订的协议书,签约各方主体资格合法,意思表示真实,内容没有违反法律规定,应认定有效,是正确的。2001年10月27日修正的《中华人民共和国商标法》第五条规定,两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标,共同享有和行使该商标专用权。原审认为,这一规定只是明确了两个主体之间可以共享商标专用权,并没有包含不登记为共有人就当然丧失共有权之意,并无不当,本院予以支持。权利登记固然具有公示的效力,但并不排除登记所有人与其他当事人之间就权利归属作另行约定,只要这一约定是当事人真实意思表示,不违反法律禁止性规定,这一约定就是有效的,当事人要受此约定约束。从这一意义上讲,精密电子公司、浙南电容器厂关于“威斯康”商标由双方共有但由浙南电容器厂登记为所有人的约定,至今仍然为有效约定,对双方发生效力。精密电子公司并未丧失对涉案商标的共有权。
侵权事实是浙南电容器厂违反关于共有的约定,于2004年12月擅自转让商标,而非浙南电容器厂96年将涉案商标登记在自己名下或2001年有关商标法律修改后双方没有变更登记为共有。《中华人民共和国民法通则》第一百三十七条规定,诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。故精密电子公司有关请求保护其对涉案商标专用权共有的诉讼时效应从2004年12月起算,而精密电子公司在2006年10月30日提起诉讼,按照《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年”的规定,浙南电容器厂与威斯康公司提出的本案已过诉讼时效的主张不能成立,本院不予支持。
浙南电容器厂违反与精密电子公司对涉案商标共有的约定而擅自于2004年向威斯康公司转让“威斯康”商标的行为属于无权处分行为。而对于未登记的共有人,精密电子公司并不能当然主张浙南电容器厂的无权处分行为无效,因为未经登记的后果是不能对抗善意第三人。如果威斯康公司在2004年受让“威斯康”商标的过程中为善意第三人,精密电子公司就只能向无权处分人浙南电容器厂要求赔偿而不能主张转让无效。但在本案中,威斯康公司并非善意第三人。因为第一,在2004年12月浙南电容器厂与威斯康公司约定转让涉案商标时,两家企业的股东构成、法定代表人均相同。据此,威斯康公司在受让涉案商标时应当知晓商标存在共有人。第二,威斯康公司在受让商标时,即没有约定相应对价,也没有实际给付对价。相反,浙南电容器厂与威斯康公司在向商标局申请转让注册商标时,隐瞒商标存在共有人的事实,恶意串通,损害了精密电子公司的利益。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第(二)项的规定,浙南电容器厂与威斯康公司间转让涉案商标,损害了精密电子公司的利益,应当认定为无效的民事行为。
浙南电容器厂2004年向威斯康公司转让“威斯康”商标的行为应当全部无效而非部分无效。这是因为首先,涉案商标96年的转让合同中约定浙南电容器厂转让“威斯康”商标,必须经精密电子公司同意后方可转让,而精密电子公司未同意;其次,《中华人民共和国民法通则》第七十八条第三款规定,“按份共有的每个共有人有权要求将自己的份额分出或转让,但在出售时,其他共有人在同等条件下,有优先购买的权利”,所以浙南电容器厂将其对涉案商标的权利转让给威斯康公司侵害精密电子公司的权利,是无效的。原判关于浙南电容器厂转让威斯康公司涉案商标的行为部分有效是错误的,精密电子公司就此提出的上诉有理,本院予以支持。
本院认为,精密电子公司、浙南电容器厂与威海威斯康电气有限公司、威海市专利技术开发公司1996年8月18日签订的协议书,签约各方主体资格合法,意思表示真实,内容没有违反法律规定,应认定有效。该协议书约定精密电子公司、浙南电容器厂双方各出资50%共同受让“威斯康”商标并由浙南电容器厂登记为所有人、精密电子公司作为共同所有人可以长期无偿使用该商标,双方应照此履行。浙南电容器厂、威斯康公司提出这一协议中有关精密电子公司与浙南电容器厂共有“威斯康”商标专用权的条款无效,缺乏法律依据,本院不予支持。按照协议的约定,精密电子公司、浙南电容器厂各自出资50%受让了商标,且在本案诉讼中双方均主张各自的份额为50%,因此可以认定双方为按份共有,各自份额为50%。精密电子公司当时是否支付商标转让款,并不影响其作为共有人受让涉案商标的事实。
2001年10月27日修正的《中华人民共和国商标法》第五条规定,两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标,共同享有和行使该商标专用权。这一规定明确了两个主体之间可以共享商标专用权,但基于精密电子公司、浙南电容器厂在1996年8月18日协议书的特殊约定,精密电子公司不登记为共有人并不丧失共有权,浙南电容器厂也不能否认、侵犯其共有权利。
浙南电容器厂违反与精密电子公司对涉案商标共有的约定而擅自于2004年12月向威斯康公司转让“威斯康”商标的行为属于无权处分行为,但威斯康公司由于在受让涉案商标时应当知晓商标存在共有人且没有约定及支付对价而非善意第三人。浙南电容器厂与威斯康公司在向商标局申请转让注册商标时,隐瞒商标存在共有人的事实,恶意串通,损害了精密电子公司的利益。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第(二)项,《中华人民共和国民法通则》第七十八条第三款的规定,浙南电容器厂与威斯康公司间转让涉案商标,损害了精密电子公司的利益,应当认定为全部无效。原判关于浙南电容器厂转让威斯康公司涉案商标的行为部分无效的判决不当,本院予以纠正。精密电子公司就此提出的上诉有理,本院予以支持。同时根据《中华人民共和国合同法》第五十九条规定,当事人恶意串通损害第三人利益的,因此取得的财产返还第三人。
《中华人民共和国民法通则》第一百三十七条规定,诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。浙南电容器厂违反与精密电子公司的约定向威斯康公司转让商标发生在2004年12月,精密电子公司在2006年10月30日提起诉讼。按照《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年”的规定,浙南电容器厂与威斯康公司提出的本案已过诉讼时效的主张不能成立,本院不予支持
综上,原判认定事实清楚,但适用法律部分错误,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(二)项,《中华人民共和国商标法》第五条,《中华人民共和国合同法》第五十二条第(二)项、第五十九条,《中华人民共和国民法通则》第七十八条、第一百三十五条、第一百三十七条之规定,判决如下:
一、维持原审判决第二项即确认精密电子公司是第840451号“威斯康”注册商标的共有人,其份额为50%;撤销原审判决第一项、第三项;
二、确认浙南电容器厂与威斯康公司间转让第840451号“威斯康”注册商标的行为全部无效;
三、驳回浙南电容器厂、威斯康公司的上诉请求。
本案一审受理费1000元,由浙南电容器厂、威斯康公司各负担500元。二审受理费1000元,由浙南电容器厂、威斯康公司各负担500元。
本判决为终审判决。

 

审 判 长 苗 青
代理审判员 程 志 刚
代理审判员 王 胜 东


二○○七年十二月二十五日

书 记 员 徐 一 菁

 

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