提交日期: 2008-04-10 22:31:55
上海高院知识产权庭维护
上 海 市 第 一 中 级 人 民 法 院
民 事 判 决 书
（2007）沪一中民五（知）初字第295号

原告利勃海尔－国际德国有限公司（LIEBHERR-INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GMBH），住所地德意志联邦共和国李斯河畔比贝腊赫市汉斯•利勃海尔大街45号。
法定代表人克里斯蒂安•施未林格尔，该公司执行董事。
委托代理人陈钧，上海信康律师事务所律师。
委托代理人余凡，上海信康律师事务所律师。
被告上海国美电器有限公司，住所地上海市长宁区长宁路1000号1层、2层。
法定代表人黄秀虹，该公司总经理。
委托代理人何芳，女，汉族，1983年8月18日生，住长寿路633弄2号5楼，系该公司职员。
被告博西华家用电器有限公司，住所地安徽省滁州市西门子路1号。
法定代表人沃尔纳•傅格德，该公司董事长。
委托代理人党喆，北京金杜律师事务所律师。
委托代理人孙宇莉，北京金杜律师事务所律师。
被告江苏博西家用电器销售有限公司，住所地江苏省南京市中山路129号中南国际大厦20、21楼。
法定代表人盖尔克，该公司董事长。
委托代理人党喆，北京金杜律师事务所律师。
委托代理人李中圣，北京金杜律师事务所律师。
原告利勃海尔－国际德国有限公司（以下简称“利勃海尔公司”）诉被告上海国美电器有限公司（以下简称“国美电器公司”）、博西华家用电器有限公司（以下简称“博西华家电公司”）、江苏博西家用电器销售有限公司（以下简称“博西家电销售公司”）商标侵权纠纷一案，本院于2007年8月16日立案受理后，依法组成合议庭，于2008年2月27日公开开庭进行了审理。原告的委托代理人余凡、被告国美公司的委托代理人何芳、被告博西华家电公司的委托代理人孙宇莉、被告博西家电销售公司的委托代理人李中圣，以及被告博西华家电公司和被告博西家电销售公司共同的委托代理人党喆到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：其为“BIOFRESH”商标的注册人，商标注册证号为G771979，专用权期限自2005年1月18日至2011年11月13日，核定使用商品类别为第11类的制冷设备、冷冻设备。经其调查发现，由被告博西华家电公司生产，被告国美电器公司和被告博西家电销售公司销售的KK22系列冰箱产品突出使用了其“BIOFRESH”商标，侵犯了其商标专用权。在三被告生产、销售的冰箱上，具有零度保鲜功能的储藏室以及冰箱外包装的标贴上均突出使用的“Bio fresh”（其中冰箱外包装的标贴突出使用的是“BIO-Fresh”）与其注册商标“BIOFRESH”字母的顺序、排列完全相同，虽然三被告使用了“BIOFRESH”部分字母的英文小写，但从其主要标识的主体来看，与原告注册商标的主体部分基本相同，容易让普通消费者误认或认为它们存在着特定联系，两者相同的部分足以造成消费者对商品来源的混淆和误认。其认为三被告未经原告许可，在生产、销售的商品上使用与其注册商标相同的标识，并且该商品与其注册商标核定使用的商品类别相同，已经侵犯了其商标专用权，并给其造成了严重的经济损失。据此，其请求本院依据《中华人民共和国民法通则》第一百一十八、一百三十四、一百三十五条，《中华人民共和国商标法》第五十一、五十二条、五十三、五十六条，《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九、十、十六条等法律法规的规定，判令：1、三被告停止侵犯原告“BIOFRESH”注册商标专用权的行为；2、三被告立即销毁侵权产品；3、三被告就其侵权行为向原告登报赔礼道歉，消除影响；4、三被告赔偿因其侵权行为给原告造成的经济损失人民币30万元；5、被告承担本案的诉讼费用。
被告国美电器公司答辩称：其销售的西门子冰箱是由被告博西家电销售公司提供的，来源合法，且在进货前已经约定了卖方提供的产品不能侵犯任何第三方的任何权益。故请求本院依据《中华人民共和国商标法》第五十六条的规定，驳回原告对其的诉讼请求。
被告博西华家电公司、博西家电销售公司辩称：对其生产、销售的电冰箱的保鲜室中使用了生物保鲜“Bio fresh”，另外在产品的包装盒的侧面也使用了生物保鲜“BIO-Fresh”字样的事实并无异议。但是“BIOFRESH”是有两种含义的，两被告包括其他很多同行业企业都是在第一含义上使用“BIOFRESH”的，即生物保鲜的意思，是对制冷产品功能型的描述，和原告的注册商标构成不同意义上的使用，并未侵犯原告的商标权。两被告也从来未在冰箱上突出使用“BIOFRESH”文字，而是突出“SIEMENS”商标。另外原告在中国从未销售过“BIOFRESH”商标，因此被告没有给原告造成消费者混淆和给原告带来损失。原告的注册商标是2005年1月18日获得核准，而事实上两被告在2002、2003年就开始使用“BIOFRESH”文字，且这种使用状态是持续性的。鉴于被告并未侵权，故原告要求销毁侵权产品的诉请也是不合理的，赔礼道歉的诉请也没有法律依据，赔偿数额方面希望原告能够提供具体的证据。故而请求本院驳回原告的诉讼请求。
原告向本院提交了以下证据：1、原告工商登记资料及其翻译件，北京国信公证处出具的公证书以及原告对其公司名称变更的说明，证明原告现公司名称是由商标注册证明上的名称变更而来，两者虽然名称不同，但是属于同一民事主体，原告是涉案商标的专用权人。2、商标注册证明，证明原告是“BIOFRESH”商标专用权人。3、上海市公证处（2006）沪证经字第8918、8919号公证书，证明被告国美电器公司是被控侵权商品的零售商。4、被控侵权商品图片，关于产品生产者的标示，证明被告博西华家电公司是被控侵权商品的生产商。5、被控侵权商品图片，关于产品销售商的标示，证明被告博西家电销售公司是被控侵权商品的经销商。6、原告注册商标与被控侵权商品标识对比，证明被控侵权标识与原告注册商标构成近似。7、公证费发票与购买被控侵权商品的发票，证明原告调查侵权事实的实际支出。8、被告博西华家电公司、博西家电销售公司的产品宣传资料，证明涉嫌侵权的有6款冰箱。9、被控侵权商品实物一台，证明被告侵犯了其商标专用权。
被告国美电器公司对上述证据的真实性均无异议。被告博西华家电公司、博西家电销售公司对上述证据的真实性均无异议，但对证据8的关联性有异议，认为不能证明其他几款冰箱使用了被控侵权的标识。
被告国美电器公司提交了以下证据：1、经营采购合同书首页和尾页（合同编号8600－401－2006－009）；2、承诺函（主合同编号：8600－401－2006－009，协议编号：8600－401－2006－009－01）；3、江苏增值税专用发票2张（开票方为江苏博西家用电器销售有限公司、受票方为南宁国美物流有限公司）；4、广西增值税专用发票1张，广西增值税应税货物或劳务销货清单1张。以上证据证明其销售的西门子冰箱（KK22F68等系列型号）来源合法。
原告认为被告国美电器公司提交的证据4是复印件，只是在上面盖了案外人南宁国美物流有限公司的专用章，故对真实性有异议，对其他证据的真实性没有异议。原告还认为无法证明被告国美电器公司不知道这些侵权产品。被告博西华家电公司、博西家电销售公司对被告国美电器公司的证据均无异议。
被告博西华家电公司提交了以下证据：
1、（2007）京证经字第39045号公证书及该文书的翻译件，证明案外人三星公司生产了“陶粒生物保鲜”冰箱，并使用了“Bio－Fresh”一词对产品技术性能进行了描述，同时对该词语进行了解释，同时证明原告生产了“卓越生物冰箱”，并将“BioFresh”直接译为“生物保鲜”，用于产品性能介绍。2、（2007）京证经字第40243号公证书，证明案外人澳柯玛公司生产了“6段生物保鲜”冰箱。3、伊莱克斯“6段生物保鲜”冰箱的宣传册，证明伊莱克斯公司生产了“6段生物保鲜”冰箱。4、利勃海尔德国的冰箱宣传册及中文翻译件，证明原告在其产品和产品宣传册上使用了“BioFresh”一词来表示“生物保鲜”技术。5、（2000）量认（苏）字（S0124）性能测试的检测报告，证明西门子冰箱确实具有更为先进的生物保鲜功能。6、型号5140006969和5140006970的保鲜抽屉的设计图样，证明其在冰箱保鲜抽屉上使用了“Bio fresh”标识和“生物保鲜”中文文字，并突出使用了“SIEMENS”商标。7、关于西门子冰箱“生物保鲜”用语说明，证明其早在2002年就已经将生物保鲜简译为“bio fresh”，在产品上使用。8、《家电科技》的统计数据，证明“SIEMENS”是家用电器领域具有极高的知名度和市场占有率的商标。9、证明函，证明其2003年就开始使用近似标志。10、采购合同，证明03年8月至04年8月滁州市博康模具塑料有限公司为原安徽博西华制冷有限公司（即现在的博西华家用电器有限公司）加工5140006969和5140006970型号带有指示生物保鲜功能“Bio fresh”的保鲜抽屉。11、企业名称变更核准通知书，证明原安徽博西华制冷有限公司更名为博西华家用电器有限公司。12、HOYA株式会社等诉上海豪雅光学眼镜有限公司等商标侵权、不正当竞争纠纷一案[2002沪一中民五（知）初字第158号]判决书，证明该案中所涉及的围绕着注册商标“hi－lux”的争议与本案极为相似，法官正确的认定了被告的使用行为仅是为了说明产品性能这一事实，进而适用《中华人民共和国商标法实施条例》第49条关于正当使用的规定，判决被告不构成商标侵权。13、HOYA株式会社等诉上海豪雅光学眼镜有限公司等商标侵权，不正当竞争纠纷上诉案[2003沪高民三（知）终字第41号]判决书，证明终审维持了一审法院关于被告对“hi－lux”的使用系属“正当使用”的判决内容。
原告对以上证据的1、2、4、5、6、8、9、10、11、12、13的真实性均无异议，但对关联性均有异议，认为不能证明被告的证明主张；对证据3的真实性有异议，认为该证据的来源不清；对证据7的真实性有异议，认为出具该证据的案外人中国家电协会不是事件当事人，不能作出相关的事实陈述。被告国美电器公司、博西家电销售公司对以上证据均无异议。
被告博西家电销售公司提交了以下证据：
1、独家经销协议；2、江苏博西家用电器有限公司进货单；3、江苏博西家用电器有限公司增值税发票。以上证据证明其所销售的产品具有合法的来源。
原告对以上证据2、3的真实性没有异议，同时认为可以作为其赔偿请求的酌定依据，但对证据1的真实性有异议，认为合同文本不完整。被告国美电器公司、博西华家电公司对以上证据均无异议。
本院对当事人所提交的证据审查判断如下：
对于原告所提交的证据1、2、3、4、5、6、7、9，被告均无异议，本院予以采纳；对原告提交的证据8，因图片中的文字内容不能辨认，又缺少产品实物相互印证，故本院不予采纳。被告国美电器公司所提交的证据相互之间能够印证，且与被告博西家电销售公司的陈述能相互印证，故本院均予以采纳。被告博西华家电公司所提交的证据1、2、3、4、5、8、12、13，与本案争议无关联性，本院不予采纳；其证据7性质上属于证人证言，鉴于证人未到庭接受质询，原告对真实性又有异议，故本院不予采纳；其证据6、9、10、11，其他当事人对真实性均无异议，本院予以采纳。被告博西家电销售公司所提交的证据与被告博西华家电公司的陈述能相互印证，本院均予以采纳。
本院根据所采纳的证据以及当事人的陈述和自认，查明以下事实：
原告利勃海尔公司为“BIOFRESH”商标注册人，商标注册证号为G771979，专用权期限自2005年1月18日至2011年11月13日，核定使用商品类别为第11类的制冷设备、冷冻设备。被告博西华电器公司系被控侵权商品的生产商，被告博西家电销售公司系被控侵权商品的销售商，被告国美电器公司所销售的被控侵权商品系从被告博西家电销售公司所采购。2006年8月3日，原告利渤海尔公司在被告国美电器公司购买了被控侵权商品西门子电冰箱一台，型号为：KK22F68。在该冰箱内部的保鲜室面板上使用了“Bio Fresh”文字，在“Bio Fresh”文字的相邻处，还对应地使用了“生物保鲜”四个汉字，“Bio Fresh 生物保鲜”的正上方，用更大的黑体字标明了“SIEMENS”商标。在该冰箱的外包装箱侧面加贴的小标签上使用了“BIOFresh生物保鲜”文字，同样该标签的左上显著部位标明了黑体“SIEMENS”商标。此外，该冰箱的外部及其包装箱居中的显著部位，均还突出地使用了“SIEMENS”商标。在2003年8月至2004年8月期间, 被告博西华家电公司已经委托案外人滁州市博康模具塑料有限公司加工生产了被控侵权商品中的带有“Bio fresh”文字的保鲜抽屉。原告利勃海尔公司为本案诉讼支出公证费人民币2,000元，购买被控侵权商品费用4,691元。
本院认为，商标注册人取得商标专用权后，可以禁止他人在相同或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的标识，但是，如果注册商标能够直接表示商品的功能、用途及其他特甑模蛏瘫曜ㄓ萌ㄈ宋奕ń顾苏笔褂谩?
本案中，各方当事人对于被控侵权商品上使用了与注册商标文字相同的标识均无异议，而焦点在于是否属于正当使用。本院注意到，原告在法庭辩论时强调被告使用“Bio fresh”的方式不符合英文的构词法，因而不能认为是正当使用。然而，判断是否属于正当使用，应当根据使用目的、方式、后果等因素综合考虑，是否符合构词法只应是考量的因素之一。根据本院所查明的事实，被控侵权商品上使用“Bio fresh”文字时，均对应地使用了“生物保鲜”，鉴于“Bio”作为词根，有“生物”之义，而单词“fresh”则有“新鲜”之义，因此被控侵权商品用“Bio fresh”以指示该商品所具备功能的意图明显。本院同时注意到，被控侵权商品使用“Bio fresh”文字的部位，一处是在商品的内部的保鲜室面板上，另一处是在该商品的包装箱上的标贴上。相对于该商品而言，两处均非显著部位，且所占面积均较小。即便如此，在上述两处部位，还更为突出地使用了“SIEMENS”商标。而从整个被控侵权商品的外部及包装箱上观察，在主要部位均突出、显著地标明了“SIEMENS”商标。因此，“Bio fresh”在被控侵权商品上的使用，并不能起到商标的作用，亦不足以引起相关公众对商品来源产生混淆和误认。本院还注意到，被告博西华家电公司早在2003年就开始使用“Bio fresh”用于指示其商品所具备的“生物保鲜”功能，而原告就相同文字取得商标专用权是在2005年，因此，也难以认定其使用“Bio fresh”标识，是恶意地对原告注册商标进行模仿或者侵犯。因此，即便被告博西华家电公司使用“Bio fresh”的方式不符合英文的构词法，但综合其使用目的、方式、后果等因素仍然应当认定为正当使用。
综上所述，被告博西华家电公司在其所生产的被控侵权商品上使用“Bio fresh”标识，主观上并无侵权恶意，而是用以描述商品的功能，其使用的方式也不足以引起相关公众的混淆和误认，故而属于正当使用，不构成商标侵权。而被告博西家电销售公司、被告国美电器公司销售被控侵权商品，当然也不构成商标侵权。依照《中华人民共和国商标法实施条例》第四十九条之规定，判决如下：
驳回原告利勃海尔－国际德国有限公司全部诉讼请求。
案件受理费人民币6,600元，由原告利勃海尔－国际德国有限公司负担。
如不服本判决，原告利勃海尔－国际德国有限公司可在判决书送达之日起三十日内，被告上海国美电器有限公司、被告博西华家用电器有限公司、被告江苏博西家用电器销售有限公司可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国上海市高级人民法院。
                            

 
审　判　长　刘军华
代理审判员　刘 静
代理审判员　沈 强

二○○八年三月十日

书　记　员　谭 尚