2003年3月28日，北京市高级人民法院对北京东风润滑油有限公司(简称北京东风公司)诉埃索(浙江)有限公司(简称埃索公司)商标侵权案做出终审判决，驳回被告上诉请求，维持北京市第二中级人民法院一审判决，认定被告侵犯原告“东风”文字商标专用权，应承担相应的侵权民事责任。本案系世界级大公司侵犯中国公司商标权第一案，不仅涉及有关商标权的法律问题，而且有着重要的现实意义。

1983年7月3日，天津日用化工厂经商标局核准在表油商品上注册了"东风"文字商标，注册证号为184438，经续展有效期至2003年7月4日：2000年11月28日，北京东风公司(前身为北京莫迪润滑油有限公司)受让取得该注册商标，并同时许可天津日用化工厂使用。2001年4月，埃索公司开始在其制造、销售的"超级东风康明斯专用机油"外包装上使用由"双燕图"图形商标和"东风"文字组成的组合标识，但北京东风公司并未许可埃索公司使用"东风"文字商标。2002年8月，北京东风公司在寻求诉外解决未果的情况下，以侵犯商标专用权为由将埃索公司诉至北京市第二中级人民法院。法院经过两次公开庭审后判决被告侵犯原告"东风"文字商标专用权，应立即停止侵权，公开赔礼道歉，并赔偿北京东风公司经济损失15万元。埃索公司不服一审判决，上诉至北京市高级人民法院，二审维持原判。

根据我国《商标法》的规定，未经注册商标权人许可，在同种或类似商品上使用与注册商标相同或近似商标，构成侵犯注册商标专用权的行为。因此，判断润滑油与表油是否属于类似商品、"东风双燕图"组合标识与184438号"东风"文字商标是否近似便成为本案的关键。

最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第11条规定：判断商品是否类似，应从功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面子以考虑。本案中，润滑油与表油的功能、用途相同，均是起润滑作用：两者因生产原料相同，生产部门亦存在相同的可能性；两者又均属于化工产品，在产品的定货、运输、存储等环节会有交叉或重合。事实上，184438号商标核定使用的表油商品是产品群概念，除表油外，还涵盖仪器仪表、电度表、千分表、精密机械等使用的润滑油。由于涉案产品用于汽车，而汽车的生产、使用、运输、维修不可避免会涉及仪器仪表、电度表、精密机械，从而使润滑油与表油构成关联产品，亦即两者的使用范围和相关公众存在交叉或重合，相关公众对润滑油产品的认知直接影响到其对表油产品的认知，因此两者应构成商标法上的类似商品。同时，商标局颁布的《类似商品和服务区分表》亦将汽车发动机润滑油与表油同归于第4类第1类似群。尽管该区分表只是从商标注册的角度对商标所作的分类，但商标的注册是取得商标权的法定程序，不注册便不存在商标专用权(部分驰名商标除外)，所以在不存在充分反证的情况下，该区分表应该是判定商品是否类似的权威技术标准，这也是国际商标保护的通行作法。

本案中，判断“东风双燕图”组合标识与184438号“东风”文字商标是否近似存在很大争议。

最高人民法院<关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第9条规定：组合商标中的文字部分应从音、形、义三个方面进行对比；第10条规定：认定商标近似，既要对商标进行整体对比，又要对商标主要部分进行对比。商标的呼叫部分因其从音、形、义三个方面给相关公众以刺激而成为商标的主要部分。“东风”文字是“东风双燕图”组合标识的呼叫部分，其发音、含义与184438号“东风”文字商标完全相同；虽然两者的字体、色彩存在一定差异，但完全有可能造成相关公众的混淆或误认。

从整体上看，在未提请相关公众注意的条件下，如果将涉案产品与标示184438号商标的产品分别向其出示，相关公众不大可能意识到两种产品来源于不同的生产者。法律之所以禁止近似商标的使用，就是为了防止市场中的"搭便车"行为和商标"淡化"现象。有一点值得注意，虽然商标专用权限于核准注册的商标和核定使用的商品，但是法律禁止他人擅自在同种或类似商品上使用与注册商标相同或近似标识，可见注册商标的保护范围要远远大于商标专用权的范围，这也是人们为防止出现"柠檬市场"效应(编者注：柠檬意为差的或破旧之物)和适应商标立法应以消费者为本位的趋势而采取的理性预防措施。

 本案中，埃索公司曾辩称其是十堰东风汽车油品有限公司(简称十堰公司)的授权定牌加工商，且"东风"文字商标为东风汽车公司的驰名商标，"东风"亦是东风汽车公司和十堰公司的商号。

东风汽车公司是在1979年10月31日经商标局核准注册了“东风”文字商标，注册证号为110702，但核定使用的商品是汽车；1997年4月9日，该商标被商标局认定为驰名商标；1997年2月7日，东风汽车公司还在润滑油产品上注册了“双燕图”图形商标，注册证号为940478，并于2000年3月10日授权十堰公司使用该注册商标，但仅为普通许可。事实上，十堰公司根本无权授权埃索公司使用“双燕图”图形商标；同时，埃索公司不仅无法举证其与十堰公司的委托定牌加工关系，而且涉案产品上标示的“制造  商：埃索(浙江)有限公司(埃克森集团附属公司)”文字和“埃索ESSO”、“EXXON”商标已经以明示  的方式向消费者表明其为涉案产品的制造商。东风汽车公司的110702号商标既未许可又未转让，埃索公司不可能取得该商标的使用权；况且，该商标核定使用的商品是汽车，而不是润滑油或表油。东风汽车公司及十堰公司使用的940478号商标为图形商标，与184438号“东风”文字商标更不存在冲突。

关于驰名商标的跨类保护，要求注册商标在核定使用范围外的商品上经长期使用已在相关公众中建立起很高的知名度，或者要求其具有独创性，但作为弱势商标的“东风”显然不符合这些条件，因此，110702号“东风”文字商标不能主张驰名商标的跨类保护。东风汽车公司及十堰公司无疑具有“东风”商号的所有权，但企业名称权与商标专用权是两类不同的民事权利，我国《民法通则》和《商标法》亦分别给予了明确规定，所以，“东风”的企业名称权不能对抗“东风”的商标专用杈。

民事侵权行为的成立必然导致民事责任，其中又以赔偿损失为主要手段。具体到商标侵权，赔偿金额的确定一般有三种方法： (1)被侵权人的实际经济损失： (2)侵权人的非法获利金额；(3)在上述两种方法无法取证的情况下，可以适用最高限额为50万元的法定赔偿金。

本案中，法院就是在无法就实际金额取证的情况下，依法适用了法定赔偿金条款。二审时，埃索公司曾主张184438号商标核定使用的商品超出了北京东风公司的经营范围且未实际使用，并且自己未实际取得经营利润。实际上，2001年10月新修订的(商标法)已经取消了注册商标必须以核准的经营范围为限的规定；北京东风公司曾经许可天津日用化工厂使用该商标，属于法律规定的"使用"范畴：侵权人有销售便存在非法获利，法律并未要求以是否实际取得经营利润为判断依据。

纵观本案，我们可以从中得到以下启示：

第一，商标因其区别力、证明力和保证力，能为权利人带来可观的经济利益；商标权业已成为企业的一项重要无形资产，企业应对其给予足够的重视，并采取必要的保护措施。同时，商标权的无形性也决定了其界定与保护的困难，给企业经营带来很大的风险，所以，企业应加强商标法律意识，建立完善的知识产权保护制度，在整体法律框架内选择合理的行为模式，既重视自己的权利，也尊重他人的权利。

第二，随着市场竞争的加剧以及我国加入WTO，企业尤其是国内外企业之间的知识产权纠纷必然增多，国内企业应该敢于和善于运用法律武器捍卫自己的合法权益；不仅要改变长期以来认为只有国内企业侵犯国外企业知识产权的思维定势，而且要积极寻求中介机构的帮助。本案可以称为此类纠纷的典型案例。

第三，知识产权纠纷的增多不仅向商标代理人提出了新的要求亦为国内商标代理机构带来了新的发展契机。知识产权业务因其特有的专业性、技术性和复杂性，要求从业人员不仅要熟知《民法通则》、《商标法》、《专利法》、《著作权法》、《反不正当竞争法》等国内法律法规和尼斯协定、巴黎公约、WIPO公约等国际条约与协定，而且应具备商品生产、市场营销、工业技术等方面的背景知识。在新形势下，国内商标代理机构更应积极主动地为当事人提供专业法律服务，在为当事人谋求合法权益最大化的基础上，适时地扩大自己生存与发展的空间。

作者单位：北京市天驰律师事务所

编辑日期：2003-8 

来源：中华商标 

作者：马翔