关于商标标志中地名“具有其他含义”的判断
2021年08月25日来源：《中华商标》杂志
关于商标标志中地名“具有其他含义”的判断
——评析北京芭黎贝甜企业管理有限公司诉国家知识产权局、株式会社巴黎克鲁瓦桑商标权无效宣告请求行政纠纷案
要旨：《商标法》第十条第二款的立法目的在于地名缺乏显著性而禁止注册，但该规定并不完全禁止地名或地名作为商标的一部分进行注册。若商标中的地名文字本身具有地名之外的、明确的含义，且该含义强于地理含义的；或者商标除了地名文字，还包含其他构成要素，整体上具有显著性的；或者相关证据足以证明地名商标经使用获得“第二含义”的，以及公众基于一般认知，不会对商品或服务产地产生误认的，可以认定并不违反《商标法》第十条第二款的规定。
案情
当事人：
原告（被上诉人）：北京芭黎贝甜企业管理有限公司（下称芭黎贝甜公司）
被告（上诉人）：国家知识产权局
第三人（上诉人）：株式会社巴黎克鲁瓦桑（下称克鲁瓦桑）
案由：商标权无效宣告请求行政纠纷
第6306376号“PARIS BAGUETTE及图”商标（简称诉争商标，见下图），由克鲁瓦桑于2007年9月30日申请，2010年10月28日经核准注册，核定使用在第30类的“面包、蛋糕、冰淇淋”等商品上。
芭黎贝甜公司依照2013年修正的《中华人民共和国商标法》（下称2013年商标法）第十条第一款第七项、第八项，第十条第二款的规定，针对诉争商标的注册，向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商标评审委员会）提出商标权无效宣告请求。
2018年2月23日，商标评审委员会作出商评字［2018］第28825号《关于第6306376号“PARIS BAGUETTE及图”商标无效宣告请求裁定书》(下称被诉裁定)，认定：虽然诉争商标中的“PARIS”可译为“巴黎”，但诉争商标尚有其他要素组成，相关公众可以在整体上将其与地名相区分。此外，诉争商标并非带有欺骗性的标志，亦非有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志，且考虑到诉争商标注册和使用多年，通过宣传使用业已形成相对稳定的市场格局，目前尚无证据证明诉争商标的注册和使用易造成相关公众对商品的质量、产地等特点产生误认或产生不良的社会影响，故诉争商标的注册未构成2013年商标法第十条第一款第七项、第八项，第十条第二款所规定的情形。裁定：诉争商标予以维持。
芭黎贝甜公司不服被诉裁定，在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼，并且提交了相关行政判决书、网站新闻翻译等证据。克鲁瓦桑补充提交了大量关于诉争商标使用情况、知名度以及芭黎贝甜公司具有明显恶意的证据。
审判
北京知识产权法院认为：一、诉争商标使用在核定商品上，容易使公众对商品的产地产生误认，其注册已构成2013年商标法第十条第一款第七项所规定的不得作为商标使用的情形。二、诉争商标中的“PARIS”含义为“巴黎”，虽然诉争商标加入了其他英文词汇和图形要素，但其整体呼叫和含义仍以英文“PARIS”为主要部分，其他要素不足以使诉争商标在整体上具备区别于地名的显著特征，相关公众首先容易想到的仍是外国城市名称“巴黎”。克鲁瓦桑提供的诉争商标的宣传使用证据不足以证明诉争商标在整体上可与该地名相区分。因此，诉争商标属于2013年商标法第十条第二款规定的不得作为商标使用的情形。
北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项之规定，判决：一、撤销被诉裁定；二、国家知识产权局重新作出裁定。[1]
国家知识产权局、克鲁瓦桑均不服一审判决，提起上诉。
北京市高级人民法院二审认为：诉争商标是由英文“PARIS”“BAGUETTE”及图形构成的图文组合商标，整体上具有区别于地名的含义。同时，克鲁瓦桑提交的宣传报道、年度审计报告、销售经营状况等在案证据足以证明，诉争商标整体上区别于地名的含义得到了进一步强化。另外，公众基于对诉争商标核定使用商品的口感、风味、保质期短等特点判断，亦不会将诉争商标中的“PARIS”与核定使用商品的产地建立关联。因此，诉争商标的注册未违反2013年商标法第十条第二款的规定。另外，诉争商标及其权利人与法国具有深厚的渊源，核定使用商品的制作工艺、产品特点、风味也与法国具有密切关联，故诉争商标中的“Paris”传递给公众更多的是商品品质和风味的信息，而这一信息并未夸大商品的质量等特点，没有导致公众产生误认。因此，诉争商标的注册亦未违反2013年商标法第十条第一款第七项的规定。一审判决的相关认定错误，应予纠正。
综上，北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、第八十九条第一款第二项、第三款的规定，判决：一、撤销一审判决；驳回芭黎贝甜公司的诉讼请求。[2]
重点评析
2013年商标法第十条第二款规定，县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。
由于上述法律条款中的表述是“不得作为商标”，没有明确到底是不得作为商标使用，还是不得作为商标注册，故实践中关于“地名条款”到底是禁用条款还是禁注条款，目前仍存在一定分歧。有观点认为，禁止地名注册在于地名用作商标缺乏显著性，该条款审查的核心应是商标是否缺乏显著性。也有观点认为，该条款应为禁用条款，不管是否通过使用获得显著性、是否会导致公众产生混淆、误认，都应予禁止。对于本条款的性质，笔者拟从立法沿革、立法目的，以及通过对审判实践中相关案例的归纳和梳理，加以澄清。
一、立法沿革和立法目的
我国1982年的商标法对于地名用作商标注册和使用没有禁止性规定，本条款的主要内容最早出现在1988年的商标法实施细则中，其中第六条规定：“县级以上（含县级）行政区划名称和公众知晓的外国地名，不得作为商标。使用前款规定名称已经核准注册的商标继续有效。”1993年修订商标法时将上述规定吸纳其中。1993年商标法第八条第二款规定：“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标，但是，地名具有其他含义的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。”从当时国家工商行政管理总局向全国人大常委会所作的说明来看，1993年商标法第八条第二款关于地名禁止作为商标的规定，立法本意为由于地名缺乏显著性而作的禁止性规定。条文中“地名具有其他含义”除外的规定，应当解释为地名经过使用取得第二含义的，可以作为商标注册。
2001年修正的商标法与1993年商标法相比，增加了地名作为集体商标、证明商标组成部分的例外规定，历经2013年、2019年两次修正，该条款一直沿用至今，条文内容均无实质性变化。由此看来，地名条款的立法目的在于地名缺乏显著性而禁止注册。同时，从但书部分的例外规定来看，该条款并不绝对禁止地名作为商标，特别是作为商标的一部分进行注册。最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》对此亦予以明确，其中第六条规定，商标标志由县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名和其他要素组成，如果整体上具有区别于地名的含义，人民法院应当认定其不属于商标法第十条第二款所指情形。
二、“地名具有其他含义”的判定
《商标审查及审理标准》中界定的“其他含义”，是指地名作为词汇具有确定含义且该含义强于作为地名的含义，不会误导公众。但如前所述，商标法第十条第二款关于地名禁止作为商标的规定，主要是基于地名作为商标不具有显著性的理由，因此“其他含义”还应包括经过使用，地名具有了“第二含义”的情形。是否具有“其他含义”最基本的判断依据是，公众是否会基于地名的地理含义对商标所标示的商品或服务来源产生认知。如果认为商标中的地名是商品或服务地域产源的，则该商标的地名不具有其他含义。反之，则具有区分商品或服务来源的功能，可以作为商标注册和使用。
实践中，地名具有“其他含义”的主要情形及其判定标准：第一，商标标志仅由地名构成。对于这种情形，地名文字本身必须具有“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名”之外的、明确的、易为公众接受的含义，且该含义应强于地名的地理含义。比如，“黄山”“凤凰”虽然均为县级或以上的行政区划的名称，但基于公众的通常认知，其具有明显强于地名的含义，故可以作为商标注册和使用。在“红河”商标争议案件中[3]，法院认定：“红河”除作为我国县级行政区划名称外，还是越南境内一条河流的名称。故能够证明“红河”具有地名以外的明确、公知的含义。同时，在中文里“红河”还具有“红色的河流”的常见含义，更易于为公众所接受。“红河”具有有别于地名的其他含义，能够起到商标的标识性作用，具有了商标法所要求的县级以上行政区划地名以外的其他含义。第二，地名仅为商标的一部分。这种情形的商标，除了包含地名文字部分，还包含其他文字、图形等构成要素，判断地名是否具有“其他含义”，关键要从整体上判断该商标是否具有显著性，且能够明显区别于地名含义。在“上海故事”商标申请驳回案件中[4]，最高人民法院认定：申请商标由中文文字“上海故事”构成，虽然包含有直辖市“上海”的名称，但商标整体并不属于地名，且“上海故事”整体上具有区别于“上海”地名的含义。在“汝阳杜康及图”商标争议案件中[5]，法院认定：争议商标由文字“杜康”“汝阳”和圆环图案组成，虽然该商标包含“汝阳”字样，但争议商标整体上有别于“汝阳”地名，具有显著性，能够起到表明商品来源的作用，并且不会对消费者造成混淆或者误导，争议商标注册未违反商标法第十二条第二款的规定。本案与该案情形尤为类似，诉争商标虽然包含公众知晓的法国著名城市“PARIS”，但同时还包含“BAGUETTE”，这个英文词汇对中国公众而言，不易识别和认读，另有图形要素加入，使得诉争商标整体上具有区别于地名的含义。第三，地名通过使用获得“第二含义”。对于这种情形的认定，需结合在案使用证据予以综合判断。在“中江国际”商标驳回复审案中[6]，法院明确认定：根据在案证据可知，“中江国际”已经作为中国江苏国际经济技术合作公司的简称进行了较长时间的使用，并已被政府部门文件、媒体报道以及相关公众所确认和知晓，具有了一定知名度。因此，“中江国际”已经与中国江苏国际经济技术合作公司具有了较强的对应关系，足以与地名“中江”相区别，并具备了区分商品和服务来源的作用。第四，消费者容易将商标中的地名与商品或服务产源地相区分。对于这种情形，主要是基于消费者的生活经验和常识，足以判断指定使用商品或服务并非来源于地名所指区域。本案二审判决在认定诉争商标整体具有显著性的基础上，同时也考虑了诉争商标核定使用的“蛋糕、面包”商品具有保质期短、新鲜度要求高、不宜长途运输等特点，消费者基于一般认知，不会误认为相关商品来源于巴黎。
三、“地名条款”与“欺骗性条款”的适用关系
商标法中的“欺骗性条款”，即商标法第十条第一款第七项，是指所使用的商标故意夸大商品和服务的功能、作用，欺骗消费者，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的行为。该条款与“地名条款”，即商标法第十条第二款在适用要件及判定标准上存在交叉和重叠的部分。鉴于“地名条款”属于禁注条件，认定结论将直接影响欺骗性条款的认定，故在审查地名或含有地名的商标时，可以首先适用地名条款，看商标是否具有区别于地名的地理含义。如果商标中地名不具有“其他含义”，则缺乏显著性，该商标既违反“地名条款”的规定，同时也构成“欺骗性条款”所指的“容易使公众对商品产地产生误认”的情形。如果商标中地名具有“其他含义”，则足以排除“欺骗性条款”中公众容易对产地产生误认的可能。在此基础上，再判断商标是否容易使公众对商品质量产生误认，进而认定该商标是否具有可注册性。
四、结论
本文结合上述相关案例，对地名条款的属性、地名具有“其他含义”的主要情形及其判定标准以及相关法律适用等问题进行了探讨，以期确保在司法实践中对该类问题认定的统一性。
注释
[1]参见北京知识产权法院（2018）京73行初2938号行政判决书。
[2]参见北京市高级人民法院（2020）京73行初4838号行政判决书。
[3]参见北京市高级人民法院（2003）高行终字第65号行政判决书。
[4]参见最高人民法院（2018）最高法行再104号行政判决书。
[5]参见北京市第一中级人民法院（2006）一中行初字第129号和北京市高级人民法院（2006）高行终字第532号行政判决书。
[6]参见北京市高级人民法院（2011）高行终字第686号行政判决书。
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